汇业评论

文 | 杨士维 汇业律师事务所 顾问

保护在先权利在《巴黎公约》Article 6quinquies B中有明确要求：B. Trademarks covered by this Article may be neither denied registration nor invalidated except in the following cases: 1 when they are of such a nature as to infringe rights acquired by third parties in the country where protection is claimed。我国最早是在1993年《商标法实施细则》中明确引入了相关规定，对《巴黎公约》的条款进行了细化。和《巴黎公约》相呼应，我国商标法中关于保护在先权利的规定，主要集中在商标授权确权阶段，其构成了我国商标基本制度的有机组成部分，是对申请在先原则的一种限制，体现出一种利益的平衡，在申请在先原则的基础之上，适当的保护在先权益，维护公平和诚实信用。

而在侵权抗辩中正式规定在先使用抗辩法定事由，直到2013年修改商标法时才增加，根据现行《商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”，从法条来看商标在先使用抗辩，必须满足以下三个条件：（1）在先（2）使用；3）有一定影响，只有在同时满足以上三个条件的情况下，才可能构成在先使用抗辩。

在先使用抗辩的构成要件表面上看似清晰，但是在实际司法实践中又存在许多争议较多的具体应用问题：比如：在先使用是否必须是被控侵权人的使用，商标被动使用是否可以构成在先使用抗辩事由？如果存在商标的转让和继承的情况是否可以构成在先使用？如果在先使用行为中断是否影响在先使用抗辩的成立？在先使用权利人是否有权针对在后使用人的商标使用行为主张侵权等。

一、在先要件

法条规定的非常清晰：“商标注册人申请商标注册前…”，所以这里的“在先”指的就是：申请日，而不是核准注册日。这一点在最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（简称“意见”）以及《关于审理商标授权确权若干问题的规定》（简称“规定”）中也可以得到验证和呼应，《意见》第十七条第二款规定：“人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利，一般以诉争商标申请日为准，如果在先权利在诉争商标核准注册时已不存在的，不影响诉争商标的注册。”《规定》第十八条也规定：“商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或其他应予保护的合法利益，诉争商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响诉争商标的注册。”所以，在先权利其实是一种在注册商标申请日之前的民事权利或其他合法权益，那么产生这种权利或权益的“使用”行为应该也是在申请日之前。

关于“在先”一直有一种观点认为在先使用需要“双在先”要件，包括笔者自己曾经代理的案件中，主审法官也持有这种“双在先”的观点，即被控侵权人的在先使用行为不仅需要在商标注册人的申请日之前，还需要在商标注册人开始使用争议商标日之前，但是我认为这种观点是值得讨论的，从逻辑上也不能自洽的。首先，法条明确规定的是在申请商标注册之前，并没有规定在先使用需要在商标注册人使用注册商标日之前，这种随意的扩张解释不符合法律规定；其次，如果要求被控侵权人的使用行为在商标注册人开始使用注册商标日之前，那么就不再是注册商标和在先权利之间的先后问题，而是两个未注册标识之间的先后问题，注册商标权利人的请求权基础也不再是注册商标，而应该是《反不正当竞争法》所规定的其他类商标权利，比如具有一定影响的商品民称、企业名称等，不应该适用商标法第五十三条第三款，这时候商标权利人应该变更诉讼请求，否则被控侵权行为也不会构成商标侵权。所以“双在先”的要件是没有法律依据的。

二、使用要件

（1）使用主体

一般认为在先的使用必须是被控侵权人的主动自主的使用，而不能是被动使用，比如在著名的“索爱”案中，最高人民法院认为：“…无论是作为未注册商标的简称，还是作为企业名称或知名商品特有名称的简称，其受法律保护的前提是，对该标识主张权利的人必须有实际使用该标识的行为，且该标识已经能够识别其商品来源，…相关媒体对其手机的产品的相关报道不能为其创设受法律保护的民事权益，因此索尼爱立信公司关于争议商标的注册损害其在先权利的再审理由不能成立。”

但是，我们在“西四包子铺”案[1]件中却发现在先使用的主体也不仅限于当事人。本案中一审法院认为：“虽然华天饮食集团、二友居公司、二友居西四南店在诉争店铺招牌、菜单、微信公众号内宣传，主要目的是宣传和指示向公众提供餐馆、堂食服务的商标，落入第9868341号“西四社”商标的核准使用服务范围，但是…判断是否侵害商标权…还应当从民事活动应当遵循的基本原则、商标法的立法精神来综合判断…综合上述认定，考虑到华天饮食集团、二友居公司、二友居公司西四南店在开设主营包子的饭馆中使用“西四包子铺”的正当性、北京西四公司权利的取得和使用的主观意图以及北京西四公司行使商标专用权的时间、方式、造成当事人之间的利益失衡的程度等因素，认定北京西四公司商标专用权的行使违反了诚实信用原则，构成权利滥用…不发生相应法律效力。”这里虽然没有直接说明保护的是在先权利，但是法官认为北京西四公司的权利取得违反了诚实信用原则，间接的承认和保护了在先权益。

虽然二审法院对一审法院的认定思路进行了改判，二审法院从混淆的角度直接认定二者不会构成会混淆，从而不会构成侵权，但是前提也是因为在先权益的存在，即使消费者误认也不会将服务的来源误认成北京西四公司，而是历史悠久的华天饮集团及其关联公司。但是二审法院忽略了几个问题：首先，相关公众并不是被告提交的新闻报道中的那些作者和编辑，这些作者和编辑写新闻报道时肯定是经过详尽的研究和背景调查后才搞明白来龙去脉，而真正的相关公众应该是去过或者可能去门店中吃包子的普通食客，北京作为国际化大都市，这些食客来自全世界五湖四海，他们这些人中真正了解“西四”包子历史渊源的能有几人，这些人能否区分才应该是判断是否构成混淆的关键；其次，在先使用的相关权利主体早在2001年就已经注销，注册商标停止三年使用即可被撤销，作为未注册商标停用了近20年，在先权益是否还存在以及如何继受；最后，非持续非主动的商标使用，是否还可以形成相关权益以及权利主体应该是谁，华天饮集团机器关联公司是否还有权利主张权利，主体是否适格？

我们可以看出，虽然在“西四包子铺”案件中，一二审法院的裁判思路不同，但是殊途同归，一二审法院都尊重和保护了在先权益，维护了公平和诚实信用，即使相关被告不再享有相关在先权益，但是基于诚实性用以及原告维权意图和权利取得行使的方式，原告的诉求也不应该被支持。相较于二审，一审的判决理由更容易理解和接受，逻辑上也更符合商标法的内在逻辑体系，二审判决虽然简单明了，但是回避了很多问题，不构成混淆也经不起推敲。

综上，我们可以发现使用主体也不仅限于当事人自己，其实，在《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中就有关于“已经使用”的规定：“当事人通过商业宣传和生产经营活动，能够使其主张的‘未注册商标’发挥识别商品来源的作用属于商标法第三十二条规定的‘已经使用’。一般在相关公众已经将该‘未注册商标’与当事人产生联系的情况下，只要该行为不违背当事人主观意愿的，可以认定构成‘已经使用’的情形。”可见，这里已经将使用主体从“索尼案”中的当事人“主动使用”扩展到了“不违背当事人主观意愿的使用”。所以，在诚实信用的基础之上，在先使用商标的主体并不都需要是当事人自己的主动使用，在不违背当事人主观意愿的情况下，被动使用也可以被认定为是一种“使用”行为。其实这一点和“索尼案”中也有伏笔，在“索尼案”中，索尼爱立信公司在“索尼”商标核准注册三年后曾多次声明：“索爱”并不代表“索尼爱立信”。所以，该案中“索爱”的简称明显是违背当事人主观意愿的使用。

（2）使用范围

这里的使用范围是指在先使用的范围，其直接决定了在先使用抗辩成功后，在先使用权利人继续使用标识的范围，包括商品使用范围、地域使用范围、经营规模和使用方式等。在最高院指导案例（2021）最高法民再3号“华联超市案”中，法院认为，在认定是否构成商标在先使用抗辩中的“在原有范围内继续使用该商标”，应当考虑商标使用的地域范围和经营规模，商业主体虽然在先使用商业标识，但是在他人就该标识获得注册之后，该商业主体有在原经营范围之外开设新的分支机构，并在该分支机构的经营中使用与注册商标相同或近似标识的，不属于商标法第五十九条第三款规定的“在原有范围内继续使用”的情形。

在（2018）最高法民再43号案件中，最高院指出确定在先使用抗辩中的“原有范围”，应当主要考虑商标使用的地域范围和使用方式，在商标注册人申请或实际实际使用商标后，在原实体经营范围之外增设新店或拓展互联网经营方式的，应当认定超出了原有范围。

在(2021)最高法民申7480号案件中，法院认为海林公司在其紫菜产品的包装上继续使用“深海紫菜”字样，与在先使用“深海紫菜”标识的产品属于相同产品，并没有超出原有使用范围。

在(2020)沪民申2672号案中，法院认为：原审法院认定在涉案注册商标申请日之后成立的被申请人使用涉争商标主要是扩大产品配送范围，未超出《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款所规定的“原使用范围”

可见，原有范围的判断，应该以注册商标申请日为时间节点，以在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的范围为主要判断依据，包括使用的商品、地域、规模和方式等，但也不应该过于僵化，在综合考虑公平和诚实信用的基础之上进行界定和判断，比如对于注册商标申请日到核准注册日期间的使用范围不应该一概的予以排除，可以适当的予以保护，以充分平衡在先使用人和注册商标人的权益。

三、有一定影响要件

该要件为标识的知名度要件，即标识只有经过一定的使用才能产生区分商品和服务来源的商誉和功能，根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第二款规定：“在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。”当事人提交在先未注册商标的使用证据，足以证明该商标为一定范围内的相关公众所知晓的，可以认定为“有一定影响”，对于在先使用的人举证责任不宜过高，至少应该保持与《反不正当竞争法》第6条之“具有一定影响”的标准保持一致，甚至可以适当的降低。

毕竟在先使用的行为发生在过去，且往往多发生在多年之前，比如超过5年商标无效宣告的期限，对于在先使用人而言，收集多年前形成的证据本身就有较高的难度。如果有证据证明商标注册人具有抢注的主观恶意，那么对于在先使用人的举证责任还应该可以进一步的降低，比如对于恶意抢注人通过商标转让的方式来规避明知和应知的情况，对于在先使用人证明其恶意的难度也会进一步加大。

当然，商标法第五十九条第三款的规定除了以上三个条件之外，构成商标在先使用抗辩还要有个大前提，即商品和商标的相同或类似。但我们认为这个条件不是构成在先使用抗辩的要件之一，而是商标侵权抗辩的一个基本前提。因为，如果在具体商标纠纷中商品和商标不相同也不类似，就不会产生商标侵权的问题，也不存在商标侵权抗辩。所以“商标在先使用抗辩”是在构成侵权的前提下所进行的抗辩，是商标侵权的例外和限制规定，需要以被控侵权行为落入注册商标专用权的保护范围为前提。

注：

[1]（2022）京73民终1838号、（2021）京0102民初38143号