汇业评论

文 | 刘俊 汇业律师事务所 律师

FRAND是Fair、 Reasonable、and Non-Discriminatory的缩写，对应中文，FRAND原则即公平、合理和无歧视性的专利许可原则。目前，各标准组织基本都要求参与标准制定的标准必要专利权人承诺将按照FRAND条款对他人进行专利许可，以防止标准必要专利权利人利用优势地位拒绝专利许可或收取过高的许可费用，但是标准组织没有也无意对FRAND原则的涵义进行界定和解释。在涉及标准必要专利诉讼中，一个重要的争议焦点就是许可行为是否遵循了FRAND原则，法院可能需要审理数天来查明该问题。

那么，在诉讼中，法院如何认定标准必要专利许可行为是否符合FRAND原则，即许可行为是否是公平、合理、无歧视呢？结合近年我国有关通信标准必要专利诉讼的一些案例来看，法院从两个方面来认定许可行为是否符合FRAND原则。

一、 程序方面：在许可谈判过程中是否存在过错？

通常来说，在标准必要专利权人起诉之前，都会首先警告被控侵权人并告知侵权人侵犯的专利及侵权的具体方式；在被控侵权人表明其基于FRAND原则请求获得专利许可的意愿时，专利权人应提供一份包含许可范围，专利许可费用等各项条款，并特别说明专利许可费的计算方式的具体书面的许可要约，被控侵权人就该要约提出疑问或提供反要约。由此，进入诉讼前的许可谈判阶段, 许可谈判阶段可能长达数年。

例如，华为公司与IDC早在2008年就进行了标准必要专利许可谈判；而西电捷通诉索尼案中，双方自2009年3月至2015年3月期间就涉案标准必要专利许可的问题进行了协商；2018年1月11日深圳中院判决的华为诉三星标准必要专利侵权诉讼一案中，法院也提到华为与三星已经就标准必要专利交叉许可进行了长达6年的谈判。

在诉讼过程中，为了证明自己的许可行为符合FRAND原则或证明对方许可行为不符合FRAND原则，双方会提供谈判过程证据，包括双方往来邮件，会议记录，谈判材料等相关材料。

法院根据谈判过程证据来判定专利权人在谈判程序上是否符合FRAND原则，如在上面提到的华为诉三星标准必要专利侵权诉讼中，法院认为，华为与三星标准必要专利交叉许可谈判过程中，三星的以下行为存在过错，不符合FRAND原则：

1、三星坚持将标准必要专利与非标准必要专利打包捆绑进行许可，拒绝仅对标准必要专利进行交叉许可谈判，导致谈判严重拖延；

2、三星未对华为提供的权利要求对应表进行积极回应，导致技术谈判严重拖延；

3、三星在报价方面消极懈怠，即不积极对华为报价也不积极对华为提供的报价进行反报价；

4、华为按照谈判惯例试图通过中立的第三方仲裁促成达成交叉许可，并附上完整的仲裁条款，三星无正当理由拒绝进行仲裁；

5、在深圳中院组织双方进行交叉许可调解的过程来看，三星没有提出实质性的调解方案。

法院还提到，华为在谈判过程中也具有一定过错，表现为其将收购的夏普的专利包括在对三星许可的范围中，但是收购的专利族数量在对三星表述时存在模糊，但是后续进行了澄清，没有造成谈判拖延，没有违背FRAND原则。[注1]

在西电捷通诉索尼案中，故意拖延谈判主要体现为被告坚持要求原告提供没有任何保密信息的权利要求对照表。法院认为：被告理应能够判断出其涉案手机中运行的WAPI功能软件是否落入涉案专利的权利要求保护范围，而非一定需要借助于原告提供的权利要求对照表。因此，被告坚持要求原告提供没有任何保密信息的权利要求对照表并非合理，明显具有拖延谈判的故意。[注2]

在华为诉IDC标准必要专利使用费一案中，IDC也存在将标准必要专利与非标准必要专利打包捆绑进行许可，以及要求华为公司就华为公司专利对IDC公司进行免费许可的行为，法院认为IDC这些行为违反了FRAND原则。[注3]

可见，在许可谈判过程中违反FRAND原则主要体现为：主观上具有拖延谈判的故意；行为上坚持不合理的谈判条件、对于谈判消极懈怠等；并造成了拖延谈判的后果。

二、实体方面：许可使用费是否合适？

许可使用费包括固定许可使用费和许可使用费率，其是否合适是认定是否符合FRAND原则的关键因素，但是如何认定许可使用费是否合适是个难题。在华为诉IDC标准必要专利使用费一案中，法院认为，“FRAND”义务的核心在于合理、无歧视的许可费或者许可费率的确定。在确定“合理的”许可使用费时，应该考虑以下四个方面：

1、许可使用费数额的高低应当考虑实施该专利或类似专利所获利润，以及该利润在被许可人相关产品销售利润或销售收入中所占比例。

2、专利权人所作出的贡献是其创新的技术，专利权人仅能够就其专利权而不能因标准而获得额外利益。

3、许可使用费的数额高低应当考虑专利权人在技术标准中有效专利的多少，要求标准实施者就非标准必要专利支付许可使用费是不合理的。

4、专利许可使用费不应超过产品利润一定比例范围，应考虑专利许可使用费在专利权人之间的合理分配。

关于“无歧视”条件的问题，法院认为：在基本相同的交易条件下，如果标准必要专利权人给予某一被许可人比较低的许可费，而给予另一被许可人较高的许可费，通过对比，后者则有理由认为其受到了歧视待遇。标准必要专利权人就违反了无歧视许可的承诺。[注4]

华为与三星标准必要专利侵权诉讼案中，法院比较了华为和三星在标准必要专利的实力，认为华为与三星在全球标准必要专利的实力相当，在中国华为的实力强于三星；以及比较三星和华为的许可费率（三星拟向华为收取的许可费率是华为拟向三星收取的许可费率的3倍），并结合 3G累计许可费率以及4G累计许可费率，认为三星对华为的许可费用报价不符合FRAND原则。[注5]

总结而言，在认定许可费用是否符合FRAND原则方面，法院主要有以下考虑：

1.许可使用费与相关产品销售利润或销售收入的关系，许可使用费用不应超过产品利润的一定比例；如一般工业产品的利润率为3%左右，那么2%的许可费率就不符合FRAND原则。

2. 许可费用在各个标准必要专利权人之间的合理分配，不能一家收取过高的费用；这一点可结合专利对应标准的累计许可费率考虑，标准必要专利权人众多，被许可人需要同时向众多专利权利缴纳许可费用，专利权人之间需要根据各自的标准必要专利实力合理分配许可费用。

3. 基本相同交易模式下，给予不同被许可人的许可费用应该相当；例如IDC给予华为的许可费率是许可给三星、苹果的十倍乃至数十倍，显然不符合FRAND原则；西电捷通诉索尼案中法院也是参考了四份原告与案外人签订的专利实施许可合同从而确定的许可费用。

4. 许可费用不能包括非标准必要专利的许可费用，也不能因为专利技术纳入相关标准而获得额外利益。

5. 在双方的标准必要专利实力相当的情况下，互相之间交叉许可的费用不应该差距过大。深圳中级法院认定三星在许可使用费方面不符合FRAND原则的重要依据就是三星和华为专利实施相当，但是三星拟向华为收取的许可费率是华为拟向三星收取的许可费率的3倍。

综上，从程序和实体两个方面来看，FRAND原则对应民法中的公平原则和诚实信用原则，目前在诉讼中的要求主要体现在标准必要专利谈判过程中不得拒绝许可、不得故意拖延谈判、不得附加不合理的谈判条件、许可范围明确、许可费用合理无歧视。

标准必要专利是相关标准实施企业无法逾越的障碍，建议企业在收到标准必要专利权利人的警告函后积极应对，争取获得FRAND原则下的许可使用授权。

[注1]参见中国庭审公开网华为公司诉三星公司等侵害发明专利权纠纷案庭审录像，http://tingshen.court.gov.cn/live/1759564。

[注2]参见北京知识产权法院（2015）京知民初字第1194号判决书。

[注3]参见广东省高级人民法院（2013）粤高法民三终字第305号判决书。

[注4]参见广东省高级人民法院（2013）粤高法民三终字第305号判决书。

[注5]参见中国庭审公开网华为公司诉三星公司等侵害发明专利权纠纷案庭审录像，http://tingshen.court.gov.cn/live/1759564。