汇业评论

文 | 刘俊 汇业律师事务所 合伙人

近年来，通信行业专利诉讼频发，其中不少涉及通信方法权利要求。审判实践中，通信方法权利要求侵权主体和侵权行为有哪些？共同侵权如何认定？以及是否存在权利用尽等。对于这些问题，本文试着结合近来通信行业影响较大的两个判例进行一些讨论。

在2018年1月福建高院对华为诉三星专利侵权案作出的二审判决中，以及2017年3月北京知识产权法院就西电捷通诉索尼专利侵权一案作出的一审判决中，涉诉权利要求都包括涉及移动终端的方法权利要求。

在华为诉三星案中，涉诉专利为“组件显示处理方法和用户设备”，独立方法权利要求为权利要求1：

“一种组件显示处理方法，其特征在于,包括：

移动终端获取组件处于待处理状态的指示消息；

所述移动终端根据所述指示消息对容器中显示在屏幕上的显示区域进行缩小处理, 以使所述屏幕在所述显示区域缩小后空余出的区域显示所述容器的隐藏区域, 所述容器包括容纳组件的显示区域和隐藏区域。”

其写法为从移动终端侧的单侧撰写，执行权利要求1方法的唯一主体是移动终端。

在西电捷通诉索尼案中，涉案专利为“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”，涉诉权利要求全部为方法权利要求，其中独立方法权利要求为权利要求1：

“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法，其特征在于，接入认证过程包括如下步骤：

步骤一，移动终端MT将移动终端MT的证书发往无线接入点AP提出接入认证请求；

步骤二，无线接入点AP将移动终端MT证书与无线接入点AP证书发往认证服务器AS提出证书认证请求；

步骤三，认证服务器AS对无线接入点AP以及移动终端MT的证书进行认证；

步骤四，认证服务器AS将对无线接入点AP的认证结果以及将对移动终端MT的认证结果通过证书认证响应发给无线接入点AP，执行步骤五；若移动终端MT认证未通过，无线接入点AP拒绝移动终端MT接入；

步骤五，无线接入点AP将无线接入点AP证书认证结果以及移动终端MT证书认证结果通过接入认证响应返回给移动终端MT；

步骤六，移动终端MT对接收到的无线接入点AP证书认证结果进行判断；若无线接入点AP认证通过，执行步骤七；否则，移动终端MT拒绝登录至无线接入点AP；

步骤七，移动终端MT与无线接入点AP之间的接入认证过程完成，双方开始进行通信。”

其采取了多侧撰写的写法，执行主体不仅包括用户侧设备移动终端MT，还包括网络侧设备无线接入点AP和认证服务器AS。

在判决中，针对双方争论的有关上述方法权利要求的问题，福建高院和北京知识产权法院均进行了相关阐述。以下华为诉三星案中的法院观点参见福建省高级人民法院（2017）闽民终501号判决书；西电诉索尼案中的法院观点参见北京知识产权法院（2015）京知民初字第1194号判决书。

一、侵权主体和侵权行为认定

专利法第十一条关于方法专利要求的侵权行为规定为：“使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”可见，对于非制造方法的专利方法而言，其侵权行为限定为“使用其专利方法”。

在涉及到移动终端的方法专利中，移动终端的最终用户通常为个人消费者，移动终端根据用户的指示执行该方法。但是，在此类诉讼中，原告不会起诉个人消费者，被告往往为制造者和销售者。诉讼过程中，被告通常会提出其并非专利方法的使用者，即其没有“使用专利方法”这一侵权行为，并非专利方法的侵权主体。

这里涉及到侵权判定实践中的两个问题：

（1） 如何认定“使用专利方法”的行为？

（2） 涉及移动终端的方法专利的侵权主体是谁？

华为诉三星案二审中，上诉人惠州三星，天津三星就提出，权利要求1为方法专利，其没有使用该专利方法。

福建省高院认为：涉案专利并非操作步骤的方法专利，而是移动终端对组件的显示处理方法，因此用户的长按行为不属于实用涉案专利的行为。 惠州三星，天津三星制造被诉侵权产品的过程中，设置相应的功能模块，预先固话相应的软件命令于模块中，属于使用专利方法、制造侵权产品的行为。故对有关没有使用专利方法，不构成侵权的上诉主张，事实和依据不足，不予支持。

在西电诉索尼案中，涉诉专利为标准必要专利，北京知识产权法院认为：被告在涉案手机的生产制造、出厂检测等过程中遵循了《质量管理体系要求》标准，亦进行了WAPI功能测试，其测试行为使用了原告的涉案专利方法。根据专利法第十一条的规定，被告未经许可在被控侵权产品的设计研发、生产制造、出厂检测等过程中进行了WAPI功能测试，使用了涉案专利方法，侵犯了原告的专利权。

结合上述两院观点， “使用专利方法”的行为并不限于移动终端用户通过移动终端执行专利方法，还包括制造过程中设置相应的功能模块，预先固话相应的软件的行为，以及产品的设计研发、生产制造、出厂检测等过程中进行测试的行为。

由此，涉及移动终端的通信专利方法的侵权主体可能为最终用户也可能为制造者。对于最终用户，一般不会被诉，如果被诉，可采用“非生产经营目的”进行抗辩，移动终端侧方法专利侵权责任承担者通常为制造者。

二、共同侵权的认定

《侵权责任法》中第8条对共同侵权规定为：“二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任”。即规定了共同侵权的共同行为和共同损害，以及连带责任。从法理上说，共同侵权行为成立还需要各行为人具有主观上共同意思联络，即共同过错。这一点在《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》中第116条记载为：“两人或两人以上共谋实施或者相互分工协作实施侵犯专利权行为的，构成共同侵权。”

结合上述两案来看看实践中如何认定涉及移动终端的方法专利的共同侵权，笔者认为其关键在于如何认定共同过错。

在西电诉索尼案中，涉诉专利为标准必要专利，关于被告制造、销售的被控侵权产品作为MT一方能否与AP、AS共同实施涉案专利，法院认为：根据原告提交的证据4检验报告及本院组织双方勘验的结果，L50t、XM50t、S55t、L39H型号的手机均具备WAPI功能。被告也确认被控侵权的L39h等35款手机具有WAPI功能，并且认可L50t、XM50t、S55t、L39H型号的手机通过WAPI功能选项接入无线局域网的方法步骤与涉案专利权利要求1、2、5、6的技术方案相同。因此，被告制造、销售的被控侵权产品作为MT一方能够与AP、AS共同实施涉案专利。同时认为原告主张的《侵权责任法》第十二条意义上的 “数人分别实施的共同侵权”不成立。

笔者认同法院的观点，被告制造、销售的被控侵权产品作为移动终端一方与网络侧AP、AS共同实施涉案专利，构成共同侵权；而并不是《侵权责任法》第十二条规定中规定的分别实施侵权行为，该条规定为：“二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担赔偿责任。”该规定区别于第8条关于共同侵权的规定，应是分别实施侵权行为，并不要求实施人具有共同过错。

但是，该判决中没有说明为什么被告与AP、AS生产者具有共同过错，从而构成共同侵权。判决中提到的被告制造、销售的被控侵权产品作为MT一方能够与AP、AS共同实施涉案专利是构成共同侵权的必要条件，而不是充分条件。

涉诉专利为标准必要专利，作为移动终端和网络侧AP、AS，要接入通信网络，必然要遵循标准，在移动终端和网络侧AP、AS设计、测试、生产过程中，其制造者就应当知道该设备必须与其他设备配合执行专利方法。由此是否可以认为，移动终端和网络侧AP、AS的制造者具有主观上共同意思联络。

华为诉三星案中的涉诉专利为非标准专利，在该案中，二审法院认同一审法院的观点：涉案不同型号的移动终端使用说明书或快速入门指南中同时表明惠州三星公司与天津三星公司的企业名称、地址、邮编等详细信息，涉案移动终端的外包装盒、使用说明书或快速入门指南中均表明了三星（中国）公司的官方网站以及三星（中国）公司经授权使用的三星商标，因此认定惠州三星公司、天津三星公司和三星（中国）公司属于共同侵权行为，应当承担连带责任。

对于非标准专利方法权利要求诉讼，从上述二审判决可见，法院对于共同侵权的意思联络认定的证据要求比较宽松，商标授权使用也可能作为专利共同侵权行为的证据，在商标授权时需注意专利侵权风险。

三、权利用尽问题

权利用尽问题在西电诉索尼案体现比较突出，被告提到的权利用尽理由有两点：

（1） 被告主张其用于WAPI测试的AP和AS设备（即IWN A2410）系实现涉案专利的专用设备，且由原告合法销售，故涉案专利已经权利用尽；

（2） 被告主张被控侵权产品中实现WAPI功能的芯片由芯片厂商提供、导致原告专利权用尽。

北京知识产权法院认为：根据专利法第六十九条第一款第（一）项的规定，专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权。据此，在我国现行法律框架下，方法专利的权利用尽仅适用于“依照专利方法直接获得的产品”的情形，即“制造方法专利”，单纯的“使用方法专利”不存在权利用尽的问题。据此，被告主张的IWN A2410设备为实现涉案专利的专用设备、由原告合法销售进而原告专利权用尽等理由均缺乏适用的法律基础，故原告销售检测设备的行为并不会导致其权利用尽。

对于上述第二点理由，北京知识产权法院认为：高通公司及其子公司未获得涉案专利的许可，双方当事人对此也不持异议，故被告关于原告专利权用尽的抗辩主张亦缺乏事实依据。

现行专利法中确实没有关于使用方法专利的权利用尽的明确规定，但是，如果据此认为使用方法专利不存在权利用尽，权利人销售 “使用方法专利”的专用设备之后，如果购买者利用专用设备执行该“使用方法专利”，是否还需要承担侵权责任？如果承担侵权责任是否会造成了实质上的利益不平衡，因为权利人的专利权已经通过销售“使用方法专利”的专用设备受到奖励。

关于这一点，在此判决下达后2017年4月生效的《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》第131条规定：“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权，包括：（4）方法专利的专利权人或者其被许可人售出专门用于实施其专利方法的设备后，使用该设备实施该方法专利。”

该指南虽然不具有法律效力，但是其观点可供参考，根据上述规定，使用方法专利也可能存在权利用尽，关键在于是否是实施专利方法的“专用设备”。

结合被告的第二点理由，假设高通及其子公司获得涉案专利的许可，专利权用尽抗辩是否成立？举个例子来说，基于 “使用方法专利不存在权利用尽”的观点，如果购买了高通公司的芯片，该芯片用于执行高通公司的“使用方法专利”；是否在芯片购买费用之外还应该付给高通公司专利许可费，不然就有使用方法专利侵权风险。苹果在北京知识产权法院对高通提起确认不侵权之诉正是上述例子的体现。

根据2017年10月北京知识产权法院法院的收案信息，苹果在北京知识产权法院对高通提起确认不侵权之诉，请求法院确认其iPhone和iPad产品不侵害高通公司的三件通信技术标准必要专利，主要理由即为专利权用尽，苹果公司认为：高通公司所供应的基带处理器芯片组被组装在苹果产品中专门用于实施涉案专利方法。若涉案专利的相关权利要求如被告所声称对于相应的无线通信标准是必要的，那么由于涉案专利相关权利要求的技术方案是通过基带处理器芯片组实施并包含在基带处理器芯片组当中，故根据专利权用尽原则，该基带处理器芯片组售出后被告的相关权利即告用尽。鉴于原告已经就基带处理器芯片组的供应支付了费用，因此原告没有义务就涉案专利支付许可费用，也无需承担任何被告所可能指控的专利侵权责任。

该案也涉及到通信方法专利，与西电诉索尼案不同的是，此案中原告苹果公司购买的是被告高通公司的芯片，而索尼购买的是案外人高通及其子公司的芯片，根据上述《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》的观点，专门用于实施其专利方法的设备可以是专利权人或者是其被许可人售出，上述区别对认定权利要求用尽应不存在实质影响。 该案目前在审理当中，其权利用尽抗辩是否成立的关键要看法院是否突破“使用方法不存在侵权”的观点以及如何认定“专用设备”。