汇业评论

文 | 唐嘉伟 汇业律师事务所

阅读提示：

2011年，化工巨头索尔维公司起诉江苏扬农化工公司侵犯专利权，索赔1亿元。被诉专利侵权后，扬农化工公司便就涉案专利提起专利权无效宣告请求。2013年3月，专利复审委员会就该案作出决定，宣告涉案专利权全部无效。此后，该案历经一审及二审行政诉讼。近日，北京市高级人民法院对该案作出终审判决，涉案专利权被宣告全部无效。

笔者通过收集一些媒体对于该技术的报道，了解到在索尔维公司之前，生物柴油工业的副产物甘油由于含醛量较高、杂质较多难以有工业化的应用，而生物柴油工业发展的同时造成大量低品质的甘油过剩，造成甘油价格下行。而前期人们开发出来的利用甘油合成二氯丙醇的工艺对甘油的品质要求较高，生物柴油的副产物甘油如果不经过后期提纯等处理难以直接应用。

但索尔维公司专利技术就是将前期人们的合成工艺中的催化剂进行了改良，使用己二酸替换已经使用近100年历史的乙酸，从而使该反应对甘油质量的宽容度大大提升，号称能够直接使用副产物甘油进行反应，生产合格的二氯丙醇。

首先从它的地域布局来看看这个技术。

笔者在Thomson Innovation检索引擎（以下简称TI）中查阅与200710000737.3同族的INPADOC 同族专利申请共有129件（具体件数可能会根据订阅数据库的数量稍有不同），该族专利主要布局在欧洲、日本、韩国以及中国，美国的布局数量较少（图1）。一个公司能够如此重视这件专利的确说明这个专利肯定涉及了一种核心的技术。

图1 200710000737.3 同族专利地域分析

己二酸和甘油其实是两个常见的化学品，常见物质的预期用途的适宜性选择本身就是容易被认为缺乏创造性的。那我们再从申请时间上来看看这个技术。

己二酸、甘油以及二氯丙醇是这个技术的重要核心词汇，那么涉及这个技术的专利文献肯定是不能避免使用这些词汇的。我们将相对更特别一些的“二氯丙醇”以及“己二酸”作为关键词在专利说明书中检索，使用“己二酸”以及“甘油”相对比较常见的关键词在权利要求以及摘要中检索，时间节点就是选用核心专利的优先权日2003年11月20日作为分水岭。

表1 专利检索

表1中的检索式1表示至今所有符合以上检索策略的专利数，共计156件；检索式2表示2003年11月21日之后的专利数，共计91件；检索式3表示2003年11月19日之前的专利数，仅仅1件；剩下的64件就是2003年11月20日那天（指优先权日）索尔维公司的专利申请。

检索式3中所得专利文献US1940369955A (1940-12-13)是一篇使用二氯丙醇进一步合成乳酸甘油酯的文献，与索尔维公司的合成技术不相关。2003年11月20日那一天作为最早优先权日的专利文献达到64件，而之后又陆陆续续产生91件专利文献，这91件专利文献中索尔维公司的申请又占据了大多数。

所以说，用己二酸作为催化剂参与甘油反应制备二氯丙醇这个反应在2003年11月20日那一天之前是一件根本没有人记载过的事情。

涉案的200710000737.3专利的美国兄弟US8415509(B2)在审查阶段受到了审查员的猛烈质疑，原因就是现有技术中尽管没有将己二酸作为催化剂，但是现有技术将乙酸作为催化剂已经有近100年的历史了。总有文献会将乙酸归纳为有机酸，也总有人会把一元酸拓展到多元酸，对于他们来说仅仅是写文章的时候多带一句话，但是这句话却给后来的革新带来极大的打击，因为己二酸就是一种二元有机酸，尽管前人没有人去用它作为催化剂，但有前人已经“教导”了我们可以去尝试使用这些多元的有机酸。

“一句话”的教导差点抹杀了这个重要的创新，美国审查员从典型的“三步法”出发得到了发明缺乏创造性的结论。因为这100年间确实有人（DE197308）做实验做到了丁二酸（4个碳原子），也总有人做到了壬二酸（9个碳原子），但效果都不理想，因此100年间大家还是主要使用乙酸或尝试一些其他的一元酸。

但是把这个文献用来作为对比文件威力就太大了：首先多元有机酸已经有人尝试过了，己二酸是二元有机酸，显然被纳入其中；丁二酸、壬二酸也有人尝试过了，己二酸和它们结构近似度极高，仅仅是6个碳原子。所以被审查员一总结，这个技术完全没有了创造性。

索尔维公司据理力争，摆事实讲道理，强调本领域技术人员组合这些对比文件是“事后诸葛亮”的行为，并且给出多个对比实验结果用来证明己二酸的性能“远远”好于预期。经过多次提交意见并提出申诉之后，终于在美国获得了授权。

涉案专利在中国的审查阶段所遭遇的挑战要比在美国少很多，从审查历史来看该专利申请经历了一次审查通知书并提交了两次意见陈述之后获得授权，从中国授权专利的对比文件信息中可以看到DE197308也被列入了。尽管审查意见无法从网上看到，但可以相信该专利应该也遭遇了与美国审查过程相类似的挑战。尽管在授权时期申请人成功地克服了审查员的阻碍，但是在无效申请乃至后来的行政诉讼过程中却败下阵来。

纵观整份诉讼判决书后，笔者认为无效申请人提出的证据中最有“份量”的一份证据应该就是证据6这篇1922年的JACS（美国化学会志）论文，作者在文中公开了丁二酸以及壬二酸等一系列有机酸，并教导大家这些有机酸也有可能被用来作为反应的催化剂。这个证据多次在判决书中被引用，被认为索尔维公司技术缺乏创造性的最重要的证据。

笔者也去翻阅了这篇论文才“恍然大悟”，该作者其实是在文中一个类似于背景介绍的部分将1906年的DE197308乙酸催化制备二氯丙醇的技术进行了几句话的概述，在概述中提到了一句这几种有机酸（可能只是复述了一下DE197308中所提及的）。

“三步法”是判断创造性的通常方法，但是《审查指南》同样指出要避免出现“事后诸葛亮”的情况，不过我国《审查指南》对于如何避免没有给出太多规则，只是泛泛地提到了120字。

事实上，笔者认为这个案例就是一个典型的“事后诸葛亮”，诚然本领域技术人员尤其是根本没有这方面技术背景的技术人员看到了丁二酸和壬二酸就自然会联想到尝试使用其他个数碳原子的二酸来尝试。但是，越是该领域的专家也许越是会不去尝试这种二元有机酸，因为他们知道大量的数据表明丁二酸和壬二酸在乙酸面前性能更差，久而久之这个领域就没有人再进一步进行相关的尝试了，致使这个领域沉睡了100多年。所以索尔维公司主张的这些对比文件不会被本领域技术人员“真正组合”的抗辩是有道理的！

这个情况也可以认为是一种“技术偏见”。经历100多年本领域技术人员自然而然地不去尝试二元酸而主攻一元酸，就是一种偏见。但是法院对偏见的举证要求过高，无论当事人如何举证都难以成功说服法官。从一个技术人员的角度看，一个沉睡一百年的技术能够突然爆发，必定是存在了一种“偏见”的。如果某一天真正的永动机出现了，第一个真正发明它的人打破的是一种人们对这个领域的极大偏见；但是任何发明肯定都不可能孤立存在与先前技术毫不相关，可以想象“事后诸葛亮”的审查员必将翻阅并检索到大量一百年前的“永动机”申请案例，从对比文件1实施例3与对比文件2实施例6-9结合这样的机械语句来评价这个划时代发明的创造性问题了。

对于这样一个经典案例排除适用“技术偏见”，并且使用“事后诸葛亮”的方法评价其缺乏创造性是值得商榷的。

2.权利要求的保护范围

这里不考虑索尔维公司相关技术几十篇专利的布局情况，仅就本案例200710000737.3的保护范围谈谈个人看法。权利要求1是一种合成方法，所用的原料甘油是从生产生物柴油的过程中获得的，甘油中含有醛。该权利要求一味追求扩大保护范围，却把所要解决的技术问题给弄模糊了，为了解决什么技术问题必须使用副产物甘油作为原料呢？实际上权利要求所要求保护的技术方案本身却是本发明所要解决的技术问题。

最关键的权利要求7即选用己二酸作为催化剂由于依附在不合理的主权利要求之下，因此给自己的命运也带来了更多的不利因素，如前所述。如果这个重要的权利要求能够以通常的方式重写并以独立权利要求的方式出现一下，也许效果就会更好些。篇幅所限，本处不能展开讨论。

在化工界哪怕提升1%产率就属不易的大背景下，催化剂种类的选取、改变并伴随产率的提升绝非显而易见，从国内某大学的验证性研究论文中可以看到这种提升竟然有约10%。如果仅仅从文字审查上将这样的革新轻描淡写地评价为“考察本专利全部实施例可以发现，实施例11-13（使用己二酸催化剂）相对于实施例1-10（分别使用乙酸、辛酸）在收率、产物纯度、催化剂损失方面取得的效果是优化其他反应条件，如温度、进料方式等的结果，并且属于本领域技术人员可以预料的效果”确有“看人挑担不吃力”之嫌。总之，涉案专利所涉及的技术是笔者翻阅化工类专利所看到的非常出色的一个，尽管权利要求的布局也许有所欠缺，但由衷为这么一个好技术被暴力无效觉得可惜！