汇业评论

文 | 汤淡宁 律师  范育静 律师助理 汇业律师事务所

现有技术抗辩的法律依据是《专利法》第六十二条的规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”

在上述条款中，关键词是“其实施的技术或设计属于现有技术或现有设计的”，其中“其实施的技术或设计”很好理解，就是涉案的被控侵权技术方案，而“现有技术或现有设计”如何准确把握则是难点，于原告而言，事关侵权诉讼能否胜诉，于被告而言，则事关能否避免侵权指控及赔偿。（为便于讨论，下文中现有技术、现有设计统称为“现有技术”）

1.法律规定中的现有技术

《专利法》第二十二条第五款规定，现有技术是指“申请日以前在国内外为公众所知的技术”。根据《审查指南》的规定，“为公众所知”包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种形式”。

2.司法判例中的现有技术

在《专利法》中，允许被控侵权人援引现有技术抗辩的原因是因为不论发明、实用新型还是外观设计均应具备新颖性，即涉案专利“不属于现有技术，也不属于抵触申请”。虽然《专利法》第六十二条仅规定了“现有技术”的抗辩，但最高人民法院的判例观点认为，在现有技术抗辩中，抵触申请“可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判”。

3.对引入抵触申请作为现有技术抗辩依据的限制

《专利法》中对“抵触申请”的定义，归纳而言之就是指“任何人在申请日以前向国家专利局提出过的、且在申请日以后公布或公告的专利申请”。那么为什么《专利法》第六十二条不把“抵触申请”与“现有技术”一道作为现有技术抗辩的依据呢？

我们假设一个案例：A公司起诉B公司专利侵权，A公司的专利X的申请日为2009年9月26日，授权日为2011年1月11日，B公司主张现有技术抗辩，认为被控侵权产品实施的现有技术是另一专利Y，经查，专利Y申请日为2009年5月1日，公开日为2010年8月1日，且专利X和专利Y的技术方案相同或等同（等同并不表示其中之一必然会被无效，此处不作讨论）。B公司的现有技术抗辩能成立吗？

显然，如果允许现有技术抗辩的依据包含“抵触申请”，则B公司的抗辩能够成立，而且A公司还面临着今后不论哪一个被控侵权人均可引用另一专利Y来主张现有技术抗辩的法律风险；如果现有技术抗辩的依据不包含“抵触申请”，则B公司的抗辩不能成立，且合法实施专利Y的其他主体也可能面临被控侵权的法律风险（因为专利X和专利Y相同或等同）。

因此，现有技术抗辩的依据是否应当包含“抵触申请”是一个法律利益平衡的问题。对于最高人民法院的上述判例观点，上海高院作了进一步的发展，上海高院认为，抵触申请类推适用现有技术抗辩的认定标准是：仅当满足“在相同侵权中”、“被控侵权技术方案与抵触申请中公开的技术方案相同”这两个条件时，援引抵触申请的不侵权抗辩才能够成立。其中，“在相同侵权中”是指区别于“在等同侵权中”而言的，即仅当专利权人所指控的被控侵权技术方案的每一个技术特征均与案涉专利权“相同”而不是“等同”时，才构成“相同侵权”。

纵览司法解释及现有判例的裁判观点，现有技术抗辩判定标准有两条：（一）被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或无实质性差异；（二）本领域的普通技术人员认为被控侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合。

值得注意的是，对上述“无实质性差异”这一措辞的理解在司法实践中仍然存在一定程度的争议，有的观点认为“无实质性差异”即为“明显无创造性”，有的观点认为就是“无创造性”，还有的观点认为“无实质性差异”应理解为在判断现有技术抗辩是否成立时应采用“更接近原则”，即区分被控侵权技术方案与涉案专利权和现有技术哪一个相似度更高来决定现有技术抗辩是否成立。

1.现有技术的形式可以是现有专利文献（世界范围，无地域限制）、非专利文件（除专利文献之外的其他一切出版物）、公知常识（词典、教材、本领域权威性文献等），但现有技术应当是一项完整的技术方案，而并非某一技术特征或技术决窍。

2.现有技术抗辩中，必须将单独的一项现有技术方案与被控侵权产品技术方案相比较，而不能将现有技术方案中的一部分特征与被控侵权产品技术方案相比较，也不能将数个现有技术方案的组合与被控侵权产品技术方案相比较。

3.被控侵权人以自己实施的是公知技术为由提出不侵权抗辩的，应当向法院提供自己实施的公知技术的完整技术方案，以便法院对被控侵权技术与公知技术是否构成相同或等同进行比对判断，进而审查其抗辩理由是否成立。

4.专利权的保护范围不包括申请日前的现有技术，故现有技术抗辩是比较被控侵权产品与现有技术方案，而与现有技术方案与涉案专利技术方案的一致性无关。

5.现有技术方案所披露的技术内容以所属技术领域的技术人员能够获知的内容为准，包括明确记载的，也包括虽未明确记载，但可以直接地、毫无疑问地确定的。