汇业评论

文 | 汤淡宁 汇业律师事务所 律师

解读《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》

——权利公示性规则系列之一

功能性特征的界定、比对及裁判规则

《司法解释（二）》第八条第一款规定：“功能性特征是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”这是专利法律领域的上位法第一次对功能性特征给出完整定义。我们来比较一下之前的司法解释或司法规范性文件中对“功能性特征”有哪些规定：（1）2010年1月1日起实施的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称《司法解释（一）》中对功能性特征的定义是“以功能或效果表述的技术特征”；[注1]（2）上海高院《专利侵权纠纷审理指引（2011）》中规定了两条有关功能性特征的识别规则：第一，“功能性特征=功能/步骤+缺少结构/工艺过程”，第二，“权利要求所记载的结构/工艺过程可实现该特征的功能的，不是功能性特征”；（3）上海高院2014年8月发布的《专利侵权案件裁判规则的探索与发展》一文给出的定义是：“功能性技术特征是指对于产品的结构、部件、组分或其之间的关系或者方法的步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的作用、功能或效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图可以直接、明确地确定技术内容的技术特征除外。”从上述数份文件中对功能性特征定义的变化和发展可以看出，本次《司法解释（二）》对功能性特征的定义也是历经多次总结提炼而来。值得注意的是，与2014年8月上海高院该文给出的定义相比，两者在排除某一技术特征为功能性特征时所依据的专利文件的范围有所不同，前者表述为“权利要求”，后者表述为“权利要求书、说明书和附图”。

对于功能性特征的比对规则，《司法解释（二）》第八条第二款作了如下规定：“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或等同。”（下称“新规则”）

此次的新规则一定程度上颠覆了原有的规定，《司法解释（一）》规定法院应当“结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”（下称“旧规则”）

这新旧规则之间，可能存在的差异在何处？我们以“2014年上海知识产权十大典型案件之三：诺基亚公司与上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷案”为例。该案的裁判观点中认为：“权利要求中以‘被配置为’表述的技术特征均应结合说明书和附图描述的具体实施方式及其等同方式确定其内容。诺基亚公司所主张的专利说明书对权利要求所作说明或所提供实例，多数涉及的仍然是方法、步骤或者功能，而缺乏对装置本身的描述。并且进一步检查说明书全文，仍然不能发现关于装置本身如何“被配置为”的具体实施方式。因此，诺基亚公司专利权利要求的保护范围结合说明书仍然不能确定。鉴于诺基亚公司专利权利要求7的保护范围不能确定，无需亦无法就华勤公司是否实施了诺基亚公司专利进行确定，自不应判定华勤公司构成侵权。”可见，终审法院的裁判思路是基本照搬了《司法解释（一）》以及《专利侵权纠纷审理指引（2011）》中的规定。[注2]

但如果本案适用此次的新规则结果会如何呢？笔者认为，应当注意到新规则相较于老规则的几个重大变化对今后类似案件带来的启示：

第一，新规则并没有限定对功能性特征的解释只能依据具体实施例或等同实施例，这就意味着对功能性特征“不可缺少的技术特征”的发现和确认，可以从背景技术、从公知常识、从专利审查档案，甚至从被控侵权技术方案的技术档案中去发现，这大大扩展了功能性特征的比对基础。

第二，新规则在比对时仅考虑为功能性特征带来相同功能和效果的“相应技术特征”，而不必考虑被控侵权技术方案的其他技术特征或者其他功能和效果，这对于专利权人而言是有利的。

第三，新规则明确了比对“基本相同的手段”和“无需创造性劳动”这两点，这意味着对功能性特征贴上了“创造性”的标签，引导专利权人可以结合本领域公知常识、结合其他现有技术来否定被控侵权技术方案中相应功能或效果的“创造性”。

第四，新规则一方面对权利要求中的功能性特征的保护作了有利于专利权人的解释，另一方面也对权利人的专利申请文件撰写水平提出了更高的要求，如果权利人的专利申请阶段为了获得更大的保护范围而没有适当滤掉权利要求中的“水分”，则可能会在司法程序中当面临对功能性特征的解释时产生于已不利的法律风险，甚至进而导致败诉或专利权被无效宣告的后果。

1.权利要求+具体实施例：权利要求未对某一功能性部件的结构特征及其与其他部件之间关系进行描述，仅以该功能性部件在技术方案中的作用、功能和效果来进行表述的，应结合说明书和附图描述的该功能和效果的具体实施方式及其等同的实施方式，来确定该功能性部件的内容。[注3]

2.权利要求+公知常识：权利要求并未记载某一功能性部件的具体结构，只是描述了该功能性部件所要实现的功能，也没有证据可以证明在所属技术领域中已经存在技术结构相对固定且为所属领域普通技术人员所熟知的该功能性部件，故该功能性部件是一项功能性特征。[注4]

3.从权不得被用来解释独权：对独立权利要求中的功能性特征不得根据从属权利要求中记载的相应功能性特征的具体结构进行解释。[注5]

注释：

[注1]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件若干问题的解释》第四条规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”

[注2]上海高院《专利侵权纠纷审理指引（2011）》第8条规定：说明书及附图未描述权利要求中功能性特征所记载功能的具体实施方式时，可直接认定专利侵权指控不能成立。”

[注3]参见2014年中国法院50件典型知识产权案例之八：(2013)粤高法民三终字第279号民事判决书

[注4]参见上海市高级人民法院（2015）沪高民三(知)终字第104号民事判决书

[注5]参见上海市高级人民法院（2006）沪高民三（知）终字第48号民事判决书