汇业评论

文 | 汤淡宁 汇业律师事务所 律师

解读《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》

——权利公示性规则系列之二

专利侵权中的禁止反悔原则

民商法及诉讼法上均有“禁反言原则”(estoppel)，而在专利侵权领域这一规定统一称为“禁止反悔原则”。在专利授权确权程序中，专利权人往往往会通过对权利要求或说明书的限缩以便获得授权或维持权利有效，但在侵权诉讼中又试图又通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。2010年《司法解释（一）》第六条规定：“专利权人在无效宣告程序中，通过对权利要求的修改而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”可以注意到该条款其适用范围仅限于“无效宣告程序”，而司法实践中大量专利权人违反禁反言的情形均发生在专利侵权诉讼中专利权人对授权程序中所作陈述的反言，而且并非每一起专利侵权诉讼均会伴随着无效宣告程序，故此次新颁布的《司法解释（二）》第十三条规定：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”

该条款的亮点在于：

1.把禁止反悔原则所禁止反的“言”的适用范围范围扩大到了“专利授权确权程序”，即包括了专利申请、公开、公布、实审、授权和公告、复审、无效和无效司法审查在内的整个专利权生命周期。

2.正向激励专利权人高质量地撰写专利申请文件和提高专利申请文件修改、答复的水平（特别注意要聘请专利代理律师），规定了限缩性修改或陈述必须“被明确否定”，才可视为技术方案的不放弃，这实际上也是反向激励被控侵权人或者利害关系人通过无效宣告程序来“挤压”专利权的保护范围，挤掉专利权保护范围的“水分”。

1.授权程序中的修改

在初审和实审阶段中，对专利申请文件的主动修改或被动修改均不得违反《专利法》第三十三条的规定，即不得超过“原说明书和权利要求书记载的范围”。[注1]（注：最高院在以往判例中曾认为在专利授权程序中只要专利权人不违反《专利法》第三十三条，则对专利申请文件的修改不应适用禁止反悔原则。）[注2]

在复审阶段中，对专利申请文件的修改仅限于消除驳回决定或复审通知书指出的缺陷。

2.确权程序中的修改

在确权（无效）程序中，依照《审查指南》的规定，对权利要求书的修改仅限于三种方式：（1）删除权利要求或删除部分技术方案（可删除独权，也可删除从权）；（2）合并权利要求（对从属于同一独权的两项以上从权进行合并，前提是必须删除该独权）。

案例：以下是某专利的《权利要求书》授权文本

1.一种产品，包括特征a1、b。

2.如权利要求1所述的产品，其特征在于所述特征b为b1。

3.如权利要求1所述的产品，其特征在于还包括特征c。

问题1：该专利在提交申请时的权利要求中记载了特征a，说明书记载了特征a可以是a1、a2或a3，并给出了a1和a2的实施例，审查员认为特征a得不到说明书支持，申请人在意见陈述中将a改为a1，并很快得到授权。若被控侵权技术方案包括特征a2、b，且a1与a2属等同特征，则被控侵权技术方案是否落入权1的保护范围？

问题2：该专利的说明书中并未明确特征b的作用，在无效程序中，专利权人解释称特征b具有x和y两个作用。若被控侵权技术方案包括特征a1、b’，其中特征b’与属等同特征，但又得知b’仅具有作用x，不具备作用y，则被控侵权技术方案是否落入权1的保护范围？

问题3：在无效程序中，权1被专利复审委决定宣告无效，在权2、3基础上维持该专利有效。若被控侵权技术方案具备特征a1、b1’，其中b1’与b1属等同特征，则被控侵权技术方案是否落入权2的保护范围？

问题4：在无效程序中，若权1被专利权人主动删除，专利复审委决定在权2、3基础上维持该专利有效。若被控侵权技术方案具备特征a1、b1’，其中b1’与b1属等同特征，则被控侵权技术方案是否仍然落入权2的保护范围？

问题5：在无效程序中，权1、2被专利复审委员会决定宣告无效，在权3基础上维持该专利有效。若被控侵权技术方案具备特征a1、b、c’，其中c’与c属等同特征，则被控侵权技术方案是否还是落入权3的保护范围？

（注：本节所述问题均改编自最高法公报案例、《人民司法·案例》或省高院案例）

裁判规则1：适用禁止反悔原则的前提应当是专利申请人对被控侵权技术方案中的相应技术特征所做的“限缩性修改放弃”或“陈述放弃”必须是明示的，且已被记录在专利审查档案中。[注3]

裁判规则2：“限缩性修改放弃”或“陈述放弃”的保护范围，应当是基于克服实质性缺陷的需要（缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征、权利要求得不到说明书支持、说明书未充分公开等），或者对专利权的授权或维持产生了实质性作用。[注4]

裁判规则3：被控侵权技术方案中的技术特征与“限缩性修改放弃”或“陈述放弃”的技术方案的相应技术特征构成等同的，不构成侵权，但该等同技术特征在权利要求修改时是所属技术领域的技术人员不能预见的除外。[注5]

裁判规则4：属于一个总的发明构思的产品专利对其制备方法的方法专利有限定作用，如果被诉侵权产品不构成侵权，则该产品的制备方法必然不侵权。[注6]

裁判规则5：若独权被宣告无效而在其从权维持有效，而该从权中的附加技术特征未被该独权所概括，且专利权人未曾作自我放弃，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。若从权中的某一附加技术特征未被独权所概括，则不能推定专利权人放弃了与该附加技术特征的等同特征所限定的技术方案。[注7]

注释

[注1]根据《审查指南（2010）》的规定，在实质审查程序中专利申请人的修改不得超过“原说明书和权利要求书记载的范围”，包括：（1）原文字记载的内容；（2）从原文字记载的内容及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容；（3）外文文本和优先权文本（不能作为判断修改超范围的依据，只有原申请文件才能作为唯一依据）。

[注2]最高人民法院公布2011年中国法院知识产权司法保护50件典型案例之三十七：郑亚俐与精工爱普生株式会社、国家知识产权局专利复审委员会、佛山凯德利办公用品有限公司、深圳市易彩实业发展有限公司专利无效行政诉讼案【（2010）行知字第53号】

[注3]参见上海高院《专利侵权纠纷审理指引（2011）》第11条、（2009）陕民三终字第12号民事判决书

[注4]参见北京高院《专利侵权判定指南》第58条、（2009）陕民三终字第12号民事判决书

[注5]参见上海高院《专利侵权纠纷审理指引（2011）》第12条

[注6]参见（2012）鄂民三终字第207号民事判决书

[注7]参见（2011）民提字第306号民事判决书