汇业评论

文 | 潘志成 汇业律师事务所 合伙人

在最高人民法院审理的新加坡鳄鱼案中，最高院创新性地采纳了被上诉人提出的商标善意共存抗辩理由。然而在近期公布的最高人民法院再审的梁或等与安徽采蝶轩蛋糕集团有限公司等侵害商标权、不正当竞争纠纷案，被申请人安徽采蝶轩蛋糕集团有限公司（以下简称“安徽采蝶轩集团”）同样以商标善意共存理论抗辩，但最高人民法院仍然判决安徽采蝶轩集团使用“采蝶轩”标识构成对再审申请人梁或等的“采蝶轩”相关商标专用权的侵权，判令再审被申请人停止侵犯再审申请人相关商标专用权，判令再审被申请人赔偿损失，并在其网站和《安徽日报》刊登更正声明以消除影响。那么同样的抗辩理由，最高人民法院这次为什么没有采纳？商标善意共存究竟是什么含义？商标善意共存需要具备哪些要素方可被法院所认可？

根据知识产权权利法定原则，商标法给予注册商标专用权一种强保护，只要未经商标注册人的许可在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；或者未经商标注册人的许可在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标（或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标）容易导致混淆的，无论使用者是善意还是恶意，均构成商标侵权。

但是，这一大的原则也存在少数例外，例如商标的合理使用等。而商标善意共存也是一种例外情形。换句话说，在少数例外情形下，使用者在相同类别上使用相同或近似商标，也可以商标善意共存作为抗辩理由抗辩不构成商标侵权。那么究竟什么是商标善意共存？根据世界知识产权组织的定义，商标共存就是指两个不同企业使用相同或近似的商标，而并不必然影响各自商业活动的情形。我国根据司法和行政执法的实践，也通过相关司法解释和判例，确立了商标善意共存制度，即在特定情况下，在相同类别商品上使用相同或近似商标，两个相同或近似的商标可以同时共存，且不构成侵权或违法的情形（在此情况下商标构成要素的近似不构成混淆性近似，因而不构成商标近似）

1.司法判例

我国司法实践中曾发生和处理了多起商标共存案件，例如杭州张小泉与上海张小泉案、天津狗不理与济南狗不理案。而最高院终审的法国拉科斯特诉新加坡鳄鱼国际案，可视为最高院适用商标善意共存理论的典型案例。

在最高院于2010年就前述案件审判决前，长春中院、湖北高院以及北京高院都曾以新加坡鳄鱼商标与拉科斯特（法国鳄鱼）商标构成近似，认定构成新加坡鳄鱼构成商标侵权。但最高院在再审判决书中推翻了这一认定。最高院特别指出：“双方之间的诉争商标在相关市场中具有特殊的形成历史和发展历程，有特殊的使用和共存状况，在本案中认定诉争商标是否构成侵犯注册商标专用权意义上的近似商标，既不能割裂各自形成和发展的历史，又不能无视相互之间的共存过程和使用状态，否则，就难以作出公平合理的裁判。因此，就本案诉争商标具体情况而言，在认定其是否近似时，仅仅比对标识本身的近似性是不够的，还必须综合考量鳄鱼国际公司的主观意图、双方共存和使用的历史与现状等因素，结合相关市场实际，进行公平合理的判断。”

最高院进而展开指出：“首先根据本案已经查明的事实，（新加坡）鳄鱼国际前身利生民公司早于1943年即在新加坡创办，且该公司于1949年即申请并于1951年在新加坡获准注册“鳄鱼图形”商标；其次从相关国际市场看，双方诉争标识在亚洲部分国家和地区已经长期形成共存和使用的国际市场格局，并在1983年在日本就商标共存成达成和解协议；再次从诉争标识在中国市场的共存和使用情况看，两者在中国市场内已拥有各自的相关公众，在市场上均已形成客观的划分，已成为可区别的标识。”

综上，最高院在综合考虑综合考虑该案中新加坡鳄鱼使用鳄鱼图形商标的主观意图、双方共存和使用的历史与现状、相关市场实际认知等因素，突破了当时法律条文的规定，采纳了新加坡鳄鱼主张的商标善意共存的观点。

2. 司法解释

最高人民法院不仅在司法实践中采纳了商标善意共存理论，其于2011年颁布的《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第19条后半段也规定了特殊情况下应允许近似商标适当共存的情形。该条规定：“妥善处理商标近似与商标构成要素近似的关系，准确把握认定商标近似的法律尺度。认定是否构成近似商标，要根据案件的具体情况。通常情况下，相关商标的构成要素整体上构成近似的，可以认定为近似商标。相关商标构成要素整体上不近似，但主张权利的商标的知名度远高于被诉侵权商标的，可以采取比较主要部分决定其近似与否。要妥善处理最大限度划清商业标识之间的边界与特殊情况下允许构成要素近似商标之间适当共存的关系。相关商标均具有较高知名度，或者相关商标的共存是特殊条件下形成时，认定商标近似还应根据两者的实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判定，注意尊重已经客观形成的市场格局，防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似，实现经营者之间的包容性发展。”

安徽省高院在对梁或与安徽采蝶轩集团案进行二审时，也是依据前述最高院的司法解释，认定“即使存在被申请人使用的商业标识构成要素与申请人注册商标构成近似，但鉴于被申请人使用与“采蝶轩”相关的标识没有“傍名牌”的主观恶意，且系争的面包、蛋糕门店经营模式具有较强的地域性，安徽采蝶轩集团持续十多年使用“采蝶轩”标识，已经具有较高的知名度，申请人“采蝶轩”商标注册在后在安徽合肥区域没有开展经营活动且没有任何知名度，申请人的注册商标被许可人经营活动主要集中在广东省中山市，合肥区域的消费者不会对被申请人“采蝶轩”标识与申请人“采蝶轩”注册商标产生混淆和误认。因此在考虑上述历史和现实情况的基础上，允许被申请人“采蝶轩”有关商业标识与申请人“采蝶轩”商标共存，不会损害申请人的权利和利益，也可以尊重和维持被申请人在合肥区域多年规模化发展已经客观形成的市场格局，符合利益平衡原则。”

在梁或与安徽采蝶轩集团“采蝶轩”商标再审案中，最高院判决被申请人使用相关“采蝶轩”商业标识构成对申请人商标权的侵犯，本身说明被申请人提出的商标善意共存抗辩理由未被采纳。尽管最高院并未详细说明商标善意共存在该案中未被采纳的具体理由，甚至只字未提商标共存理论，但若对比拉科斯特案和采蝶轩案，我们可以大致归纳出商标善意共存抗辩的以下几点适用界限。

1.真正因长期的历史原因导致商标共存

如新加坡鳄鱼所反映的，新加坡鳄鱼作为共存商标已注册近70年，而且法国鳄鱼与新加坡鳄鱼在许多国家均有注册，长期共存。双方甚至在1983年还签署商标共存协议。这样的历史原因，以及长期共存发展的状况，也可以较有力地说明共存商标的使用人的确并非具有攀附主张权利商标的恶意，属于善意共存。

反观安徽采蝶轩集团，如最高院所指出的，该集团使用采蝶轩字号仅有十余年历史，合肥采蝶轩公司成立于2000年，而且成立日期晚于申请人商标申请日期，同时被申请人直到2002底仅有五家，2003年的销售额仅为7万余元，难以满足具有一定知名度的要求。

2. 共存格局已形成导致现实无法完全区分

商标善意共存，仅仅是商标法强力保护注册专用权制度的例外，而且是仅在极少数情形下，为应对审理商标侵权案件中的疑难复杂问题，“例如为解决因复杂历史因素等导致的商标共存问题”，而在司法实践逐步创设了的例外。

如新加坡鳄鱼所反映的，仅在共存商标已有较大规模的使用，且消费者群体客观上已经能够区分共存商标所指向的商品服务来源时，法院不宜轻率地认定共存商标侵权。正如孔祥俊法官所指出的，“在商标已客观上善意共存的情况下，我们已不是在一张白纸上画最新最美的图画，而是基于事实，从事实和实际出发，甚至迁就现实，允许其共存，在防止市场混淆上不作理想化处理或者追求理想化状态，甚至适当容忍一些无法避免的混淆。对于这样的商标，如果做完全泾渭分明的切割，可能使一方当事人幸喜若狂，但会使另一方当事人遭受灭顶之灾；有限度地切割可能会使一方或者双方均不尽满意，但总体上总比彻底切割公平一些，这是一种相对的公平。”

反观安徽采蝶轩集团，该被申请人仅在安徽当地发展，且其更名并不会导致现实无法完全区分的情形，因此最高院完全可以做出判决要求安徽采蝶轩集团停止侵权。

最后我们再次提醒客户，商标善意共存抗辩需要慎用。仅在极少数例外情况下，确因长期历史原因导致的共存，且共存格局已难以彻底区分时，商标善意共存抗辩方有被法院采纳的可能。

当然我们也希望，这届最高人民法院法官也许会比上届最高人民法院法官更有智慧，在面对疑难复杂案件，更愿意勇于承担裁判是非曲直的职责，如同索罗门在裁判两个妇人均主张为同一孩子的母亲时，不是让两个母亲善意共存，敢于直接向孩子挥刀，直接进行切分。