汇业评论

文 | 俞慧  汇业律师事务所 律师

围绕OEM模式下涉外贴牌加工是否构成商标侵权的争论已经持续旷日持久。2015年底最高人民法院关于OEM涉外贴牌加工不侵权的一纸判决落地，更是掀起一阵热议。本文无意加入激烈的论战，仅从OEM涉外贴牌加工被认定为不侵权与国际商标注册之间的关系做一些简单的思考。

一、最高院首度在判决中对OEM涉外贴牌加工行为作出评价

涉外贴牌加工，又称涉外定牌加工(OEM)，是指在国外享有商标权的权利人（注册人或商标授权使用人）委托国内生产厂家生产产品，并贴附该国外商标，该产品全部销往国外而不在中国境内销售的一种加工生产方式。因商标具有地域性，该国外商标往往与国内第三人享有专用权的商标相同或近似，从而产生商标侵权纠纷。

最高人民法院在（2014）民提字第38号“PRETUL”再审案中首度正式表态，认为“在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。”同时“商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。”

该案或许不是最高人民法院对涉外定牌加工的最终、全部意见，但是法院的上述论断所释放的信号，对后续的案件具有深远的参考意义。

二、国际商标注册或将成为品牌国际化保护出路

OEM作为一个特殊的贸易形式，在过去以及未来很长一段时间内都是我国经济、对外贸易关系中重要的组成部分。在OEM模式被认定不侵权的基调下，不论是国际品牌，还是逐渐壮大的国内品牌，都将面临中国国内涉嫌侵权产品出口无法控制的局面，品牌国际化保护的道路将会受到更大的冲击。

以2001年典型的“耐克”商标侵权案件为例：美国耐克公司在中国享有“NIKE”商标专用权，但是该商标在西班牙被一家名为FLORA BERTRAND MARA公司注册，类别为25类运动服装。后FLORA BERTRAND MARA委托浙江两家制衣厂OEM生产NIKE滑雪夹克，销往西班牙。美国耐克公司最后起诉至中国法院，法院认定OEM商标侵权成立。如果将该案件挪至当下，OEM不侵权的认定必然让“美国耐克公司”从此丧失西班市场，全球将会充斥两个品牌的“NIKE”产品，消费者也将无法识别品牌的来源，“NIKE”的品牌价值将会随之缩水，其后果可想而知。更为严重的是，中国政府树立起来的良好的保护知识产权形象也将化为乌有。这也是为何中国国内众多企业方激烈反对最高院“PRETUL”判决的重要理由。

OEM不侵权认定导致的最大问题在于，出口国拥有商标权利，不保护；进口国无商标权利，也同样不保护。这样的死循环看似难以打破，实则非常简单。侵权产品的控制，最理想的状态是从源头控制，即控制出口。但是当源头无法加以约束，退而求其次从市场着手也同样可以达到效果，即控制进口。如果在进口国能先一步有商标战略上的部署和考量，“美国耐克”也不会挂一漏万。商品全球化，商标先行，将会很大程度有效的控制侵权产品的流入。

纵使耐克这样全球化的品牌，也有顾此失彼、挂一漏万的情形，更何况我国的本土品牌。长久以来，中国的本土品牌商标意识不强，更无整体思路和布局。在国际商业交往中，更是存在中国企业商标在海外被抢注的问题。比如：西门子公司在德国、欧盟抢注海信商标“Hisense”，今麦郎公司的“今麦郎”商标在2006年2月在德国被德国公司抢注。一旦中国本土成长型品牌在国外被抢注，中国企业在“OEM”不侵权认定的前提下，根本无法从国内控制侵权产品的流出，必将丧失进一步走向国际市场的机遇。言及至此，前瞻性的国际商标注册，重要性不言而喻。

三、马德里国际商标注册将成为一张品牌全球化保护的网

OEM涉外贴牌加工不侵权认定必将加速中国本土品牌的国际化保护。而国际商标注册则是最快捷、最直接、最有效的保护方式。国际商标注册包括：1) 通过马德里系统的“马德里国际注册” 2) 区域组织间的注册，包括欧盟注册(CTM)、非洲知识产权组织注册(OAPI)、非洲地区工业产区组织注册(ARIPO) 3)逐一单独国家分别申请注册。其中马德里国际注册，因其省时、省力、省钱，从而成为了国际商标注册最重要、最受欢迎的方式。马德里国际商标注册具有如下的优点：

1. 注册费用低廉。缴纳以瑞士法郎计算的统一的规费，不需要到成员国内每个指定保护的国家分别缴纳费用。国际注册费用低于分别到每个国家注册的费用。（比如：单独申请必须委托各个国家当地的律所或者代理组织代为转交申请，而马德里注册只需委托本国的律师或代理组织基于本国的申请、注册即可提交。）

2. 申请程序简便。提交一份申请即可指定多个国家。

3. 覆盖国家众多。目前加入马德里协定、马德里议定书的缔约方有95个。

4. 时间较为固定。一般申请的周期为12-18个月。（比如:意大利申请商标周期48个月）

国际商标注册更像是一张编织的权利之网，可以将全球众多国家纳入到其保护的范围。中国国内的大小企业，更应该利用国际商标注册的方式，通过在各个国家完善其权利基础，以此来应对因OEM不侵权认定所带来的全球品牌保护冲击。