汇业评论

文 | 汇业律师事务所  潘志成  合伙人

近年来一种新类型的侵权行为屡屡出现，而且不断变换着各种花样。这类侵权行为的最基本套路是一些商家通过平行进口方式取得知名奢侈品牌商品后，转售这些知名奢侈品牌商品，在转售过程中肆意突出使用知名奢侈品牌的商标或字号，例如将知名奢侈品牌的商标使用在大幅灯箱广告中，或在店铺门头上突出使用知名奢侈品牌的字号。一些变化的套路是一些地产商，尤其是经营购物中心的地产商，在销售商业地产、招租的同时，也转售平行进口的知名奢侈品牌商品，并在转售过程中肆意使用知名奢侈品牌的商标或字号，意欲让消费者或其他潜在的进驻该购物中心的经营者误认为知名奢侈品牌已进驻该购物中心。

在司法实践中，针对上述形形色色的侵权和/或不正当竞争行为，可以结合案件中商标及字号使用的具体情形，采取四种路径对该等不规范地使用标识行为加以制止，维护权利人的合法权益。

一、依据商品商标专用权对不规范使用行为加以规制

许多通过平行进口方式取得商品所有权并进行转售的转售者有一个认识上的误区：合法取得了商品的所有权后就可以任意使用商品上的商标权和字号权。许多案件的侵权者会将这些商品相关的购货合同和进口报关单证作为证据，意图证明其有权使用商品之上的商标和字号。事实上知识产权具有独立与商品物权的属性，取得商品物权并不代表自动取得商品之上的知识产权。即便转售者为了告知消费者其所售商品的来源，可以为此目的在合理范围内使用商品的商标或字号，但也不得超越该等合理界限肆意使用商品的商标或字号。北京市高院曾在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发[2006]68号）第二十六条中明确规定：“构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。”

2014年江苏省高院判决的顾清华与联想（北京）有限公司侵害商标权纠纷上诉案（[2014]苏知民终字第0142号）中，联想电脑维修店铺的经营者顾清华在其维修店铺的门头及店内装饰上大肆使用“联想”和“Lenovo”标识。江苏省高院指出，“在产品修理（产品销售）等商业领域中，经营者为了向消费者描述其制造、销售的商品或提供的服务内容、来源，应当允许其合理使用商标权人的商标。但在上述情况下，经营者不能以其描述的需要为由随意扩大使用商标权人的商标，必须遵守指示性合理使用的规则。在本案中，顾清华在其经营场所全面使用涉案商标，并在店铺门头、店内装饰、名片、销售清单等处突出使用“lenovo联想”、“lenovo”等标识，从上述行为可以推断出顾清华具有试图使消费者误认为其与联想公司存在特许经营、加盟、专卖等特定商业关系的攀附故意，客观上也形成了上述效果，显然属于对合理指示商品来源的权利的不当扩张，已经超出了商标指示性使用的合理范畴。 ”

江苏省高院进一步指出：“商标的功能不仅在于保证消费者能够通过商标识别商品或服务的来源，使消费者相信使用相同商标的商品或服务具有相同的质量，使商标权人很容易利用商标进行广告宣传，还在于在长期的使用过程中，消费者逐渐将商标与使用商标的商品或服务密切联系起来，商标越来越具有反映与传达商标所有人的商业声誉的价值，从而具有商业声誉载体的功能。本案中，顾清华基于标明商品本身来源的目的而使用涉案商标的行为固然具备正当性，但其在经营场所中全面使用涉案“联想”和“lenovo”商标，容易导致消费者误认为其与联想公司之间存在某种特定商业关系，既不当借助了联想公司涉案商标的商业声誉，也可能在一定程度上割裂了涉案商标与联想公司本身的对应关系，妨碍了联想公司涉案商标功能的完整发挥，对其商标权益形成了不当损害。”

基于上述理由，江苏省高院认定被告（上诉人）使用原告（被上诉人）商品商标的行为构成商标侵权。尽管该案中的侵权者并非平行进口商品的转售者，但是判决理由是可以适用于平行进口商品转售者的不规范标识使用行为的。笔者代理的一起知名奢侈品牌诉平行进口商品转售者不规范标识使用行为的案件中，最终乌鲁木齐中级人民法院认定被告的不规范使用行为侵犯了原告商品商标的注册专用权。

二、依据服务商标专用权对不规范使用行为加以规制

实践中也有法院会结合具体案件中的不同事实，通过服务商标专用权对转售者不规范的标识使用行为加以规制，例如2014年上海市高院判决的上海麦司投资管理有限公司与维多利亚的秘密商店品牌管理公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案（[2014]沪高民三（知）终字第104号）。在该案中，原审被告是一家典型的平行进口商品的转售者，其向法院提交的证据中包括其取得原审原告正品商品所依据的《库存销售协议》。原审被告在销售过程中在店铺大门招牌、店内墙面、货柜以及收银台等多处突出使用原审原告商标，被原审原告以商标侵权为由诉至法院。原审法院审理后判决认为：“本案的特殊之处在于，对于相同的标识，原告同时注册了服务商标和商品商标，即“VICTORIA'SSECRET”和“维多利亚的秘密”两个标识分别注册在第35类服务和第25类商品上，而被告虽然没有获得原告的商标授权，但其销售的商品并无证据表明属于假冒商品。由于被告并非销售假冒商品，指控其侵犯原告商品商标专用权显然并不成立，因此仅需判定被告是否侵犯了原告的服务商标专用权。”

上海市高院维持了原审法院的判决，指出“判定被告是否侵权，需要对被告在销售并非假冒“VICTORIA'SSECRET”、“维多利亚的秘密”商标的商品过程中的商标使用行为进行定性和鉴别，即究竟属于为指示所销售商品而使用商标，还是属于用以标识服务来源而使用商标。而判断是否属于商品商标的指示性使用应当根据使用商标是否属于指示所销售商品所必需，以及使用商标是否具备了标识服务来源功能这两方面综合判断。如果对商标的使用超出了为指示所销售商品所必需的方式，并且足以产生标识服务来源的效果，则构成对服务商标的侵权。麦司公司在店铺大门招牌、店内墙面、货柜以及收银台、员工胸牌、VIP卡、时装展览等处使用了“VICTORIA'SSECRET”标识，且对外宣称美罗城店为维多利亚的秘密上海直营店、其系维多利亚的秘密中国总部、北上广深渝津大区总经销、中国区品牌运营商等，这可能导致相关公众误认为销售服务系商标权人提供或者与商标权人存在商标许可等关联关系，因此已经超出指示所销售商品来源所必要的范围，具备了指示、识别服务来源的功能，构成对“VICTORIA'SSECRET”服务商标专用权的侵害。”

从上海市高院的判决思路来看，若权利人在35类（商品展示、广告、推销）上拥有服务商标的注册，且转售者的不规范标识使用行为超越了指示所售商品所必需的范围，并具有标识服务来源的效果，则可构成对服务商标的侵权。这一思路的限定条件较多，因此也给权利人的维权带来更多的不确定性，但在权利人拥有35类上商标注册的前提下，也不失为一条可选择的路径。

三、适用反不正当竞争法对攀附商标声誉行为加以规制

在一些特殊的案件中，一些商业购物中心等地产销售商也通过平行进口方式或其他方式取得知名奢侈品牌的商品正品，但其并未真正实施转售行为（或并未来得及实施转售行为），而是以其他方式肆意使用知名奢侈品牌的商标或字号。例如笔者在2013年办理的一起案件中，西安一家商业购物中心在当地报纸上刊登大幅广告，突出使用了原告的商标和产品图片，宣传该购物中心奢侈品综合馆的广告，以传播奢侈品知识为名义间接宣传该购物中心。

该类型案件的难度在于，由于被告并不存在真正的服装、箱包等商品销售行为，很难去论证被告的报纸广告宣传行为会导致消费者发生混淆或误认，或导致消费者误认为被告与原告具有关联关系。此前在2004年上海市第二中级人民法院曾审理过一起类似的案件，该案中地产商也在大幅户外广告中突出使用某知名奢侈品牌的箱包图片。最后上海市第二中级人民法院没有认定构成商标侵权，而是认定构成对原告知名商品特有包装装潢的不正当竞争行为。

事实上，适用《反不正当竞争法》第五条中有关知名商品特有包装装潢的保护条款，仍然会存在很多限定条件。在这样类型的案件中，可以尝试适用《反不正当竞争法》第二条总则条款对攀附商标或字号声誉的不正当竞争行为进行规制。

在西安的这起案件中，通过笔者作为代理律师与主审法官进行大量的沟通，最终主审法官判决认定，尽管被告在商业广告中使用原告商标的行为不构成商标侵权，但其行为借用了普拉达品牌声誉，违反了诚实信用原则和公认的商业道德，扰乱了正常的竞争秩序，非法地攀附和利用了普拉达公司商标及字号的声誉，有损普拉达公司的品牌形象，构成不正当竞争行为。主审法官在判决书中写道：“原告的商标及字号在中国享有极高的知名度，相关公众易将其与奢侈的服饰、手提包等商品相联系。被告为获取有利的市场竞争地位，未经原告许可，在其广告内容中突出使用原告商标，该行为属于故意利用原告的商誉，借用原告商标的知名度，推介自己购物中心房产项目和推销店铺，以此吸引相关公众的视线，提升其店铺的品味和形象，将自己的店铺与时尚、高端商品密切联系，提高自己的商品推广交易机会，不正当的获取了比其他竞争者更为有利的地位和利益。”

基于上述理由，西安市中级人民法院认定被告不规范使用商标的行为构成攀附知名奢侈品牌商标声誉的不正当竞争行为，该判决还曾入选最高人民法院评选的2014年度50起典型知识产权案例。

四、适用反不正当竞争法对攀附字号声誉行为加以规制

在一些更为特殊的案件中，一些商业购物中心等地产销售商通过平行进口方式取得知名奢侈品牌的商品正品，而且也实施了转售行为，同时在转售过程中转售者也不规范地使用了知名奢侈品牌的商标或字号，但该使用行为又难以被认定为构成混淆。

笔者在2015年办理的一起案件中，重庆的一家商业购物中心自称为奥特莱斯，也以平行进口方式取得了多家知名奢侈品牌的商品正品，并自行在该购物中心中进行转售。在转售过程中，该商业购物中心在商场的户外广告、商场内的灯箱广告上突出使用了原告的商标，但也同时使用了其他多家知名奢侈品牌的商标。另一方面，在该购物中心销售原告商品的店铺门头上，被告突出使用了原告的字号，同时在该商铺的侧门等位置上被告也使用了其他奢侈品牌的字号。对此不规范的商标和字号使用行为，法院认为难以认定构成商标侵权，因为被告同时使用多家知名奢侈品牌的商标，消费者不会将该购物中心与原告发生误认。

然而在另一方面，法院最终认定被告的行为构成攀附原告字号声誉的不正当竞争行为。法院认为：“原告字号不仅具有指示功能，可以向消费者、潜在的商场租赁商户告知商品的提供者是原告，同时原告字号也承载着原告公司的商誉。被告公司为自己获取市场竞争优势和更多的市场交易机会使用原告字号标识的行为，具有攀附和利用原告字号所承载商誉的“搭便车”故意，损害了原告的合法权益，扰乱了经济秩序，被告的涉案使用原告字号标识的行为构成了不正当竞争行为。”

尽管本案的事实比较特殊，如果具有不同的案件事实法院可能会作出不同的判决，但重庆法院的判决思路确认了对权利人字号声誉进行攀附的行为可以作为不正当竞争行为予以制止，相较于之前的案例而言无疑是对商标及字号声誉保护司法实践的又一发展，同时重庆法院的判决思路也可以作为权利人规制转售者不规范使用标识行为的新路径。