汇业评论

文 | 王刚 陈佳琪 汇业律师事务所 

引言

高校科技成果转化基于研发，实现于转化。要将科技成果转化为有实用价值的经济成果，必须始终坚持以市场需求为导向，通过将高校的科研技术优势、人才优势与企业的市场优势、技术设备优势、资金优势等相结合，将通过可行性验证的想法、科技灵感、雏形试验品进行后续深度试验、开发、应用、推广，直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品，发展新产业，助力企业降本增效，最终实现改善用户体验的改善，提升企业、行业乃至社会生产力水平等目的。

高校科技成果转化的一般流程为由科研团队发起申请、院系初审、成果评估、初审公示、校方终审、签署转化协议、转化公示、权属变更、实施奖励等，归纳起来可划分为四大阶段：开发确权阶段、推广阶段、转化阶段、收益分配阶段。具象化而言，科技成果在实现转化过程中在开发阶段往往在实验室生产出少量的样品、样机甚至是初期的图纸；在推广阶段往往实现小批量生产和中试，完成生产可行性验证；在转化阶段将实现产品真正走向市场，通过市场检验后进行大规模工业化生产。

在上期《高校科技成果转化的合规风险及应对（一）：开发确权阶段》一文中，对高校科技成果在开发确权阶段的主要合规风险及应对建议提出了针对性的建议。本期文章主要探讨高校科技成果转化的推广阶段与转化阶段的合规风险及应对。（后文所称的科技成果如无特殊说明，均指高校职务科技成果）。

一、推广阶段的合规风险及应对

在科技成果的推广阶段中，科研人员、相关或特定部门将采用线上线下路演宣传、拜访、与企业/其他高校/政府/机构等合作、参与相关活动等不同的方式将科技成果对外进行宣传推广。此阶段中，科技成果将脱离实验室，第一次面对市场，如被企业或创业投资机构认可，将获得生产、资金支持，从而得到进一步挖掘产品的市场价值的机会。

合规风险

产品在进行生产可行性验证的过程中，不可避免地需要进行小批量生产和中试，而高校在不具备自行生产条件下，可能要由企业提供生产环境或由其他创业投资主体提供资金支持等，一旦涉及不同主体间权利义务的分配，如不进行明确约定，则可能在前期阶段产生不必要的纠纷，影响后续合作，甚至导致科技成果无法顺利转化。

合规提示

需要高度重视高校、科研人员与企业、创业投资机构等市场主体之间的前期协议。推广阶段处于前期落地阶段，因此建议此阶段通过协议的方式来明确双方合作意向、生产可行性验证过程中双方的权利义务（如资金方前期资金投入、企业场地设备的提供、保密条款、知识产权条款等）、通过生产可行性验证后双方的合作安排（如另行签订正式合作协议等）、未通过生产可行性验证双方的合作安排（如框架协议终止或改进后再行测试）等。

二、转化阶段的合规风险及应对

在科技成果的转化阶段，高校可根据实际情况个性化选择不同的转化模式，建立完善的转化制度流程指引。目前主流转化模式包括：

自行投资转化

向企业转让、许可企业使用

与企业合作转化

作价入股

技术咨询/服务

对于转化模式的选择，总体原则是“政策给予了充分的授权，由高校自行选择”，但不同的转化模式下存在不同的合规关注点。

转化模式一：高校自行投资完成转化

优点：研发与转化均由高校独立完成，效率高成本低，所有权不对外转移，收益成果亦归所有权人享有。

缺点：自行转化对研发团队的技术实力、资金实力、管理能力、市场经营能力要求高。通常来说，高校研发人员擅长科研，但对企业的组织架构的搭建不熟悉，可能在创业后期会产生收益分配矛盾，且国家现在大方向为让高校回归教育本位，高校所属企业转变为承担有限责任、自主经营、自负盈亏、照章纳税的市场主体，并对国有资产承担保值增值责任，也无法享受相应的税收优惠。

适用建议：除非高校已有成熟的企业运行经验、资金实力雄厚、项目技术成熟、研发生产链条完善、具备相应生产资质等，否则不建议高校采用独立转化的模式。

合规风险与合规提示

1. 建议高校（之间）内部建立专业化科技成果转移转化机构，且应确保转化的技术与高校其他业务可以相区分，由专门机构负责、专户专款专用。具体而言应在高校内部建立专业化机构专门负责研发产品的知识产权申请保护、科技成果转移转化、国资备案、财务法律事务、人力资源、奖励分配等板块。

2. 完善各院校内部的科技成果转化“实施细则”，根据本校的科研现状完善细化科技成果转化的管理机制和流程、收益分配方式等。

实践案例（选自上海技术交易所：高校科技成果转化体系典型案例①｜上海交通大学）

2021年上海交通大学正式成立科技成果转移转化领导小组，统筹成果转化与知识产权工作，其中先进产业技术研究院（以下简称“产研院”）负责统一执行知识产权申请备案以及科技成果转移转化工作；四大参与部门（国资监管办公室、法律事务室、人力资源处、财务计划处）构建完善包括奖酬分配、国资备案、法律事务、人力资源等协调一致的分工协作机制；四大服务机构（交大知识产权管理有限公司、交大技术转移中心有限公司、交大科技园有限公司、其他经学校批准设立的产学研合作机构）为学校提供成果转化服务。

此外，根据学校大科研体系改革任务部署，产研院与科学技术发展研究院（以下简称“科研院”）合署办公。科研院主管全校科学技术研究工作和科技创新能力建设发展。目前已形成七部门14个行政办公室。此外，2021年成立的上海交通大学海洋专项推进办公室，目前也挂靠在科研院。

图1 上海交通大学科研院内部架构（来源：上海交通大学科学技术发展研究院官网）

转化模式二：转让给企业

优点：高校将科技成果转让给企业，所有权实现由高校到企业的转移，转化风险收益全部转移给受让企业。

缺点：需注意，高校对外转移研发成果属于对外转移资产，涉及国有资产交易，需要进行资产评估、公示、公开交易，导致交易时间长，过程复杂，所涉费用较高。

适用建议：一般在项目技术、市场成熟，后续无需进行进一步开发的情况下，可采用该模式。该模式下也包括转让5年及以上许可使用权、专利申请权、技术秘密。

合规风险与合规提示

1. 高校应重视受让企业的背景调查：包括但不限于全面了解受让方的资金实力、技术消化度、股权结构与实际控制人、资信和经营情况、与学校关联情况等。

2. 必要时，还可根据对方要求提供技术指导、培训、服务等。

3. 如转让内容为专利申请权，还需要明确专利申请成功后权利的归属、专利申请失败后转让费用是否退还等问题。

4. 对于转让价款的确定必须确保国有资产保值增值。

5. 重视合同关键条款：

（1）准确的专利信息及法律状态：如知识产权权属、知识产权法律状态、权利限制情况、法律纠纷情况、技术先进性、涉外涉密情况等；

（2）后续改进技术成果的归属：有约从约，约定不明且无法通过补充协议、交易习惯确定的，一方后续改进的技术成果，其他各方无权分享；

（3）转让内容和范围、转让方式；

（4）转让价款及支付节点、变更登记时间点：如综合考虑技术成熟度、质量、开发难易度、是否需要培训指导等因素确定转让价款；

（5）责任承担条款；

（6）保密条款；

（7）违约条款，如转让的科技成果被宣告无效等。

实践案例（选自南大双创公众号：【科教报国，不负时代③】高翔：中国模式动物领域的开拓者，着力推动生物医学研究和新药研发）

2017年12月起，南京大学开始重点支持校内科研团队参与建设新型研发机构，高翔团队发起注册成立了南京市首批新型研发机构之一——江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称公司）。公司作为资源库的共建单位继续拓展科研成果的应用边界，在商品化小鼠模型销售、模型定制、定制繁育、功能药效分析等多个领域进行深入钻研，以满足生命科学基础研究和生物医药开发过程中的小鼠模型相关业务需求。公司于2022年4月成功登陆上交所科创板。

转化模式三：许可企业使用

优点：高校将科技成果的使用权让渡给企业，对于高校而言收益较转让更低，所有权不发生转移。

缺点：存在被许可人反向破译科技成果或在其掌握了核心技术后，后期出现不再合作或支付许可费的风险。

适用建议：一般在项目技术、市场都比较成熟，但后续仍需要进一步开发才采用该模式。

合规风险与合规提示

1、高校应重视受让企业的背景调查：包括但不限于全面了解受让方的资金实力、技术消化度、股权结构与实际控制人、资信和经营情况、与学校关联情况等。必要时，还可根据对方要求提供技术指导、培训、服务等。

2、对于许可价款的确定必须确保国有资产保值增值。

3、对于一项科技成果，如实用新型专利已授权，但发明专利申请权还在审查中，高校可将实用新型专利与发明专利申请权同时对外许可，签订在同一份专利许可协议中。协议中应进一步明确，发明专利申请如被驳回后实用新型专利与发明专利的后续衔接等问题。

4、重视合同关键条款：

（1）准确的专利信息及法律状态；

（2）后续改进技术成果的归属；

（3）许可内容、范围、期间、方式（独占/排他/普通）；

（4）被许可人的范围：如是否包括关联企业？关联企业的界定，或者直接约定可使用的被许可人名称；

（5）双方权利义务的分配；

（6）许可期间对合作方应约定相关的知情权、监督权等；

（7）许可费用及支付节点：如综合考虑技术成熟度、许可使用年限、方式等因素确定许可费用；

（8）再许可条款：如是否允许再许可，再许可的范围、收益分配方式、期限等：

（9）责任承担条款；

（10）保密条款；

（11）违约条款：如不当使用、擅自许可等造成的违约责任等。

实践案例（选自上海交通大学新闻学术网）

上海交通大学教授、思必驰首席科学家俞凯团队，研发的语音识别自适应技术，可以随着说话人口音和噪声环境的变化，自动选择最合适的模型进行识别，显著提升了准确率。

针对这一技术，上海交大探索了“共有产权+期权回报”转化模式。“让企业在资本市场自由操作。”刘燕刚介绍，学校与苏州思必驰信息科技有限公司双方共有知识产权，授权企业独占实施，企业向学校支付使用费，若企业拟在境内外证券市场首次公开发行股票，学校可享有现金收益权或股份收益权。学校选择1%的思必驰股权权益价值作为购买对价。

转化模式四：与企业合作转化

优点：高校与企业合作，企业提供资金，高校研发技术，共同实现科技成果的转化，进一步根据当事人双方是否分工参与研究开发工作，分为合作开发和委托开发。合作转化模式能够充分发挥高校与企业之间优势互补的作用，高校与企业收益共享、风险共担。

缺点：合作开发模式对合作双方的信任度要求较高，收益分成核算困难，不享受个税优惠。

适用建议：一般在项目技术不够成熟、市场尚不明确，需要利用企业设备进行试验和试制下采用该模式。

合规风险与合规提示

1、合作协议中需明确关键性权利义务风险条款：后续改进技术成果的归属、与合作方权利义务的分配、合作方投资节点与技术开发节点的匹配、双方收益分成及风险分担的方案等。

2、完善合作转化的科技成果权益归属约定。

依据《促进科技成果转化法》第四十条，“科技成果完成单位与其他单位合作进行科技成果转化的，应当依法由合同约定该科技成果有关权益的归属。合同未作约定的，按照下列原则办理：

（一）在合作转化中无新的发明创造的，该科技成果的权益，归该科技成果完成单位；

（二）在合作转化中产生新的发明创造的，该新发明创造的权益归合作各方共有；

（三）对合作转化中产生的科技成果，各方都有实施该项科技成果的权利，转让该科技成果应经合作各方同意”。

3、完善合作转化过程中的专利申请权约定：

（1）企业委托高校研发下，如无法律另有规定或者另有约定的，属于高校，企业可有偿或无偿实施该专利，具体依据双方约定。

依据《民法典》第八百五十九条，“委托开发完成的发明创造，除法律另有规定或者当事人另有约定外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以依法实施该专利。

研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利”。

（2）企业与高校合作开发下，如无另有约定的，申请专利的权利属于企业高校共有。企业或高校中的一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得申请专利；企业或高校中的一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利；企业或高校中的一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请，申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。

依据《民法典》第八百六十条，“合作开发完成的发明创造，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有；当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利。但是，当事人另有约定的除外。

合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，除当事人另有约定外，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。

合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得申请专利”。

4、重视合同关键条款：

（1）后续改进技术成果的归属；

（2）合作研发的内容、范围、合作方式；

（3）与合作方权利义务的分配：如技术资料的交接和权利的移交、技术入股方的技术培训和指导、双方投入等；

（4）合作方投资节点与技术开发节点的匹配；

（5）双方收益分成、风险分担的方案，科技成果（如专利）被宣告无效或权利终止后股东间、股东与公司间的关系、债务分摊；

（6）保密条款；

（7）违约责任。

实践案例（选自武汉科前生物股份有限公司关于拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的自愿性披露公告：《猫三联（猫瘟病毒、猫杯状病毒、猫疱疹病毒）灭活疫苗联合合作研发协议》主要内容）

武汉科前生物股份有限公司与华中农业大学进行合作，华中农业大学主要负责前期建立模型、基础性试验、临床试验申报材料及数据汇总、撰写新兽药注册材料等；科前生物主要负责中试研究、临床研究的核心环节等。

转化模式五：作价入股

优点：高校将技术成果作价出资至企业，收益与技术成果转化后的业绩绑定，高校与企业间的合作关系紧密。

缺点：这种情况的实质是将科技成果的所有权转移给了企业，同样涉及国有资产交易问题，时间长、过程复杂、转让过程的费用较高；此外，作为股东收益风险并存，如经营不善，股权价值会有减损，也无法享受个税优惠。

适用建议：一般在技术较成熟，但需要培育新市场，后续发展潜力巨大的情形下采用该模式。

合规风险与合规提示

1、为进行风险隔离，高校可设立资产管理公司，高校在直接持有股权后的半年内，高校将归属于科技人员的股权奖励授予科技人员，再将剩余股权无偿划转或转让给资产管理公司持有，高校退出项目公司，高校以投入到资产公司的财产承担有限责任。

依据《教育部办公厅关于落实科技成果转化国有资产管理有关授权政策的通知》，（教财厅函〔2020〕1号）规定，“高校应将直接持有股权在形成后的半年内，转由高校资产经营公司持有管理，按照工作要求纳入集中统一监管体系，或者通过其他方式完成处置”。

2、在上述股权架构搭建中，不可由高校先将科技成果对外出资给资产管理公司，再由资产管理公司对外入股及奖励。依据《促进科技成果转化法》第四十五条，授予科技成果转化股权奖励的主体是“科技成果完成单位”，而资产管理公司并不属于该“科技成果完成单位”，如果通过资产管理公司再行奖励科技人员股权，涉嫌国有资产流失且该科技人员难以享受相应税收优惠政策。

3、在高校与企业的章程中，高校应通过明确其在投资企业中的股比、重大事项表决权、董事会席位等来实现对技术的控制。

4、在合作协议中还需要重点设置成熟的退出变现机制、反稀释条款或估值调整条款，如按什么时候的评估价进行股权回购或技术回转。

5、高度重视合同关键条款：

（1）后续改进技术成果的归属；

（2）与合作方权利义务的分配；

（3）合作方投资节点与技术开发节点的匹配；

（4）设置成熟的退出变现机制、反稀释条款或估值调整条款：如按什么时候的评估价进行股权回购或技术回转；

（5）双方收益分成、风险分担的方案；

（6）科技成果（如专利）被宣告无效或权利终止后股东间、股东与公司间的关系、债务分摊；

（7）保密条款；

（8）违约责任。

实践案例（选自《中国科技成果转化年度报告2021（高等院校与科研院所篇）》）

2020年6月，中科院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称长春光机所）以半导体激光技术作为无形资产作价7亿元，与吉林省政府、长春市政府、长春经开区政府现金出资7亿元，共同成立吉光半导体科技有限公司。

转化模式六：技术咨询/服务

技术咨询是高校接受企业的委托，为企业的技术提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等。

技术服务是高校运用科学技术知识就解决特定技术问题提出实施方案、进行实施指导。

合规风险与合规提示

1、在技术咨询活动中，除另有约定外，因企业实施咨询报告或者意见而造成的损失，高校作为受托方不承担风险。

2、在技术咨询与技术服务中产生的新技术成果的归属权有约从约，无约委托方与受托方按照“谁完成，谁拥有”来约定权利人，另一方无权参与分享新的技术成果。

3、部分地方有技术成果转化补助、技术交易促成补助等。如要采用此种模式，必须在技术合同登记机构进行审核登记，并取得技术合同认定登记证明，否则不得享受国家在税收、信贷、奖励方面的优惠政策。如，2023年湖南省科技成果转移转化服务体系后补助项目中，对省内高校、科研院所将本单位的科技成果在湘进行转移转化、成效显著，并签订技术合同的，综合考虑其经认定登记的技术合同2022年度实际到账技术交易额（高等院校：已登记技术合同2022年内累计到账金额2000万以上；科研院所：已登记技术合同2022年内累计到账金额1000万以上），择优补助。

接下来，第三期文章将探讨高校科技成果转化收益阶段的合规风险及应对，以及单位领导及研发人员的合规责任，欢迎继续关注。