汇业评论

文 | 唐轶 汇业律师事务所 合伙人

摘要

专利民行二元分立体制，具体是指专利权的“效力认定”与“侵权判定”由不同国家机关分别负责的做法。本文基于我国的制度现状，简要分析了专利民行二元分立体制的主要特点，尤其是专利无效程序对侵权程序在程序和实体上的重要影响，并讨论了专利侵权诉讼的各方当事人如何顺应或利用其特点，以期为各方当事人提供更好的策略支持。

一、引言

专利民行二元分立体制，也称专利民事侵权程序与行政无效程序的二元分立体制，具体是指：专利权的“效力认定”与“侵权判定”由不同国家机关分别负责的做法。在此体制下，审理专利侵权民事案件的法院无权对专利权的效力进行审查，只能对被诉侵权行为是否落入专利保护范围进行裁判；对专利效力的裁决必须由国务院专利行政部门作出。当然，专利行政部门关于专利效力的裁决，也会接受司法机关的监督。

专利民行二元分立体制并非我国独有的制度，其源自欧陆体系专利法。关于该体制的利弊及其存废，历来有较大的争议。有观点认为，这样分工明确的处理方式，使得专利行政与民事程序各司其责，能够最大程度地保证专利侵权纠纷解决的专业性和整个专利体系运行的有序性。[1]也有观点认为，在二元分立体制下，专利行政无效程序对民事侵权程序造成了单向性的制约和影响，严重影响了诉讼效率；同时，在专利存在无效理由的情况下导致个案不公正，损害了司法的权威性。[2]在我国《专利法》第四次修改前夕，这种争论日益激烈。最终，立法机关选择了维持现状。

本文无意评价我国专利民行二元分立体制的利弊，而是基于我国的制度现状，简要分析该体制的主要特点，尤其是专利行政无效程序（以下简称专利无效程序）对专利民事侵权程序（以下简称侵权程序）在程序和实体上的重要影响，并讨论处于专利侵权诉讼中的当事人可以如何顺应或利用其特点，以期为各方当事人提供更好的策略支持。

二、我国专利民行二元分立体制的主要特点

本部分将主要沿着专利无效程序进行的时间线,包括专利无效程序的启动、专利无效决定的作出、专利无效决定的效力最终确定等，依次分析专利无效程序对侵权程序在程序和实体上的重要影响。

1. 专利无效程序的启动，可能导致侵权程序中止

专利侵权纠纷案件受理后，被告经常采用的一种抗辩手段是向专利行政部门提出宣告原告专利权无效的请求。此时，审理专利侵权案件的法院面临选择：是中止诉讼、等待专利无效请求的审查结论，还是根据案件事实和证据直接作出判决？

关于专利无效程序是否导致专利侵权诉讼的中止，我国《专利法》及《专利法实施细则》并没有相关的规定，其法律依据来源于司法解释。考量的核心因素在于预判专利权的稳定性。如果专利权看起来较为稳定，法院就没必要中止诉讼，这样有利于保护权利人的合法权益，也有利于及时定分止争。反之，如果专利权看起来不够稳定，存在相关权利要求被宣告无效的较大可能性，则有必要中止诉讼，以免两个程序的审查结果相互冲突，造成诉讼资源的浪费。

在早期的司法解释中，曾根据专利权的不同类型来决定是否中止诉讼：对于实用新型和外观设计专利，被告在答辩期间内请求宣告该项专利无效的，人民法院应当中止诉讼；对于发明专利或者经专利复审委员会审查维持专利权的实用新型专利，被告在答辩期间请求宣告该项专利无效的，人民法院可以不中止诉讼。

专利侵权纠纷案件受理后，被告经常采用的一种抗辩手段是向专利行政部门提出宣告原告专利权无效的请求。此时，审理专利侵权案件的法院面临选择：是中止诉讼、等待专利无效请求的审查结论，还是根据案件事实和证据直接作出判决？

关于专利无效程序是否导致专利侵权诉讼的中止，我国《专利法》及《专利法实施细则》并没有相关的规定，其法律依据来源于司法解释。考量的核心因素在于预判专利权的稳定性。如果专利权看起来较为稳定，法院就没必要中止诉讼，这样有利于保护权利人的合法权益，也有利于及时定分止争。反之，如果专利权看起来不够稳定，存在相关权利要求被宣告无效的较大可能性，则有必要中止诉讼，以免两个程序的审查结果相互冲突，造成诉讼资源的浪费。

在早期的司法解释中，曾根据专利权的不同类型来决定是否中止诉讼：对于实用新型和外观设计专利，被告在答辩期间内请求宣告该项专利无效的，人民法院应当中止诉讼；对于发明专利或者经专利复审委员会审查维持专利权的实用新型专利，被告在答辩期间请求宣告该项专利无效的，人民法院可以不中止诉讼。[3]

因此，上述司法解释实际上是根据专利权的不同类型，推定其权利的稳定性。然而，这种推定与专利无效审查的实际情况并不完全相符。据统计，在2008年至2018年期间的专利无效案件中，虽然发明专利宣告维持的比例（45.66%）的确高于外观设计专利（41.80%）和实用新型专利（34.09%）[4]，但并未达到泾渭分明、可以区别对待的程度。

目前判断是否诉讼中止的依据，主要是2001年施行、2021年最新修订的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第4-7条。从相关条款来看，该司法解释对诉讼中止的规定更为灵活，法院基本上拥有自由裁量权。除了专利权的类型，现行司法解释还综合考虑了检索报告或者专利权评价报告的结论、被告的现有技术抗辩情况、被告提起专利无效的理由和证据、以及涉案专利权的无效宣告审查记录等因素，以便预判专利权的稳定性。

当然，这种灵活的判断标准，也使得专利无效程序能否导致侵权程序中止具有更大的不确定性，这可能让被告利用该理由请求中止的意愿较低。从实务统计数据来看，北京、上海、广州等全国各地13家法院2011-2015年度内，共审结的专利侵权案件为5983件，当事人启动专利无效程序而请求中止的案件仅为198件，占比3.3%。[5]

2. 专利无效决定若在先作出，可能导致侵权程序的暂时终结

假定在专利侵权纠纷案件审理过程中，原告据以起诉的专利权被专利行政部门宣告无效，专利侵权程序应该如何继续？

对此，我国《专利法》及《专利法实施细则》也没有相关的规定。在最高院通过司法解释统一进行明确之前，实践中存在不同的做法。

一种做法是，虽然原告专利权已被专利行政部门宣告无效，但如果该审查决定还在接受司法审查，并没有产生最终的法律效力，故原告专利权尚未真正失效，此时不能以原告专利为无效专利作出侵权与否的决定。第二种做法是，根据《行政诉讼法》的相关规定，诉讼期间一般不停止具体行政行为的执行，故宣告专利无效的审查决定即使正在接受司法审查，也不影响其效力，可以基于原告专利已被宣告无效这一事实判决驳回原告的诉讼请求。[6]

此外，为了兼顾司法效率和实体公正，还有一种折衷的办法，既不是等待专利无效决定的司法审查结果，也不是从实体上判决驳回原告诉讼请求，而是在程序上裁定驳回原告起诉；如果司法审查认为相关专利应为有效，原告可以另行起诉。

2016年施行的《侵犯专利权司法解释二》第2条，基本上采用了上述折衷办法。根据该司法解释的规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被宣告无效的，法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉，无需等待专利行政诉讼的最终结果；此后，如果该专利无效决定被生效的行政判决撤销，权利人可以另行起诉。该规定被概括为“先行裁驳、另行起诉”制度。

在我国现行的专利民行二元分立体制下，应为无效专利权的抗辩并非法定的抗辩理由，审理专利侵权纠纷的法院不应予以审理。但是如通过专利无效程序，使得原告在侵权程序中主张的权利要求被无效，即使该无效决定的效力还有待确认，该无效决定也起到了暂时终结侵权程序的作用。考虑到专利授权确权行政诉讼改变无效决定的比例较低的实际，侵权程序另行启动的可能性并不高。

从该司法解释的措辞来看，并未采用强制性规范，这也给各地法院采用不同方式留有余地。例如，也有个别法院针对侵权程序二审中涉案专利权被宣告无效，且专利权人已经提起行政诉讼的情况，根据当事人的申请，综合考虑在案证据、涉案专利技术难度、被告抗辩理由等因素，认为可以采用中止诉讼的方式。[7]

值得注意的是，在《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》所涉的一个典型案例中，最高人民法院指出：侵害专利权纠纷案件一审程序中，权利人据以主张专利权的权利要求被宣告无效，但涉案专利权在其他原有权利要求或者经修改形成的新的权利要求基础上维持有效的，应当允许权利人重新明确其据以主张专利权的权利要求。权利人选择现属有效的权利要求主张专利权的，一审法院应当继续审理；经释明，权利人仍然坚持基于已被宣告无效的权利要求主张权利的，一审法院方可裁定驳回起诉。

根据该案例，在专利侵权诉讼一审过程中，如果原告的专利权被宣告部分无效，导致原告据以主张专利权的权利要求处于“效力待定”状态，原告还有重新选择权利基础的机会。这是各方当事人都要特别留意的。

3. 侵权判决若在先作出，专利无效决定原则上具有追溯力

假设，在审理专利侵权纠纷的法院作出认定侵权成立的裁判结论之后，专利行政部门才宣告该专利权无效，此时应如何对待法院的侵权判决？

对此，《专利法》第47条第1、2款具有明确的规定：宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。

该条款一定程度上回答了前面的问题：宣告专利权无效的决定原则上具有追溯力，但是对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权判决，不具有追溯力。此外，该条第3款又针对“不具有追溯力”规定了两种例外情形。

那么，专利无效决定在什么情况下不具有追溯力？

首先，结合《专利法》第47条第1、2款的规定，只有效力最终确定的专利无效决定，才涉及追溯力的问题。因此，“宣告专利权无效的决定”，是指专利行政部门作出的效力最终确定的无效宣告请求审查决定。其中，效力最终确定包括两种情形：当事人在法定期限内未提起行政诉讼，以及当事人依法提起了行政诉讼但该决定被生效的行政裁判所维持。

其次，“宣告专利权无效前”，是指专利行政部门宣告专利权无效的决定日前，不包括该决定日。专利无效决定涉及发文日和决定日两个日期，宣告专利权无效的时间点应以专利无效决定的决定日为准。

最后，“人民法院作出并已执行的专利侵权的判决”，是指判决所确定的执行内容已经执行完毕，判决确定的权利人的利益已经得到实现。判决已执行的时间点，一般应以判决所确定的执行内容执行完毕，且判决确定的权利人的利益得到实现的时间点为准。[8]

因此，对于效力最终确定的专利无效决定而言，其对于侵权判决是否具有追溯力，主要取决于无效决定的决定日（作出日）和侵权判决执行完毕日的先后：如果在决定日之前，侵权判决未执行完毕，则该决定具有追溯力；反之，如果侵权判决已执行完毕，则该决定不具有追溯力。

但是，如果专利侵权判决作出后尚在执行程序中，在宣告专利权无效的专利无效决定作出后，该无效决定的效力尚未最终确定的这段期间，应如何对待该侵权判决？

如果仅根据《专利法》第47条上述规定，由于专利无效决定的效力尚未得到确认，并不产生追溯力，故不能阻止相关的专利侵权判决继续执行，但如果此后的司法审查未推翻该无效决定，则将导致执行回转。

为了避免这种情况，《侵犯专利权司法解释二》第29条进行了补充规定，赋予了无效决定一定程度地对抗侵权判决的效力，即“当事人根据该决定依法申请再审，人民法院可以裁定中止再审审查，并中止原判决、调解书的执行”。在裁定中止执行的情况下，专利权人可以在提供担保后请求继续执行；侵权人则可通过反担保请求中止执行，当无效决定的效力最终确定后，法院可执行担保或反担保财产，以避免执行利益落空。

由此，通过上述司法解释和《专利法》的相关规定，构建了专利无效决定的追溯力和侵权判决的既判力之间的整体关系：假定侵权判决作出在先，宣告专利权无效的审查决定作出在后，如果侵权判决在无效决定作出之前已执行完毕，则无效决定通常不具有追溯力；如果侵权判决尚未执行完毕，则可以中止执行，等待无效决定的效力确定，无效决定生效后，侵权人可以申请再审以撤销原判决或者申请终结执行程序。

4. 专利无效程序对于侵权程序的实体影响

确定专利权的保护范围是专利侵权诉讼中非常重要的一个环节，专利无效程序对于侵权程序的实体影响，主要涉及保护范围的确定。

根据《专利法》相关规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。那么，除了专利本身的说明书和附图，其他资料是否可以用于解释权利要求的内容？

为此，《侵犯专利权司法解释一、二》分别确认了专利审查档案可用于解释权利要求，与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案也可以用于解释权利要求。

前述专利审查档案，包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料，国务院专利行政部门制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。[9]

可见，专利无效程序可能会影响权利要求的解释。另外，专利无效程序对侵权程序的实体影响，还体现在可能导致“禁止反悔原则”的适用。

《侵犯专利权司法解释一》第6条确立了“禁止反悔原则”。据此，专利权人在无效宣告程序中，通过对权利要求的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在侵权案件中就不得再纳入保护范围。

此后，《侵犯专利权司法解释二》第13条对“禁止反悔原则”进行了补充规定，即“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃”。

可见，专利权人是否放弃技术方案的认定，可能需要依据专利无效程序中的审查档案，以确定是否适用“禁止反悔原则”。

有观点认为，专利审查档案对权利要求的解释作用体现为“禁止反悔”。由此，专利无效程序对于侵权程序的上述两方面影响，似乎是重叠的。

对此，笔者认为，从上述两部司法解释的相关规定来看，专利审查档案的解释作用可能比“禁止反悔”的作用更为宽泛。权利要求的解释旨在确定专利权的保护范围，无论是相同侵权还是等同侵权的认定，都离不开权利要求的解释；而“禁止反悔”通常仅涉及等同侵权。专利审查档案（包括专利无效程序的审查档案）导致“禁止反悔原则”的适用，或可看作其解释权利要求作用的特例。

三、对策和建议

前面简要分析了专利民行二元分立体制的主要特点，可以发现，专利无效程序对侵权程序至少在程序上形成了一定程度的单向性制约，并且前者对后者的实体影响也不容小觑。

由此，对于处于专利侵权诉讼中的各方当事人，为了顺应或利用前述特点，笔者提出以下建议。

1. 高度重视专利无效程序

作为专利侵权诉讼的被告，除非对己方不构成专利侵权有十足的把握，在其他情况下均建议针对原告的专利权提起专利无效。

从前面第二部分的分析来看，专利无效一旦成功，很可能直接导致相关侵权程序的终结，即使法院已经作出侵权成立的判决，也可能使得该侵权判决被中止执行，甚至使得该判决被撤销。

专利无效的成功几率有多高呢？根据有关统计数据，在2008-2018年这十年间作出的专利无效决定中，宣告专利权全部无效占比50.4%，宣告专利权部分无效占比10.0%。[10]可见，存在超过60%的概率，可以将专利权的部分权利要求宣告无效。

更何况，即使不能使对方的专利权全部或部分无效，通过专利无效程序中的意见陈述、修改和审查等解释工作，也有可能影响侵权程序中专利权保护范围的确定，或者导致“禁止反悔原则”的适用。这同样具有重要意义。

对于原告而言，在提起专利侵权诉讼之前，务必对相关专利进行严谨的稳定性分析，确保己方具有足够坚实的权利基础，经得起一轮甚至多轮专利无效的考验之后，再发起诉讼。否则可能陷入“赔了夫人又折兵”的尴尬境地。

2. 尽早启动专利无效程序

专利无效作为一种重要的抗辩手段，其能否实现预定效果，很大程度上取决于专利无效程序相对于侵权程序的进度。如果在规定期间内提起无效，有可能导致侵权程序中止，为被告争取喘息之机。如果无效决定先于侵权判决作出，则可能暂时终结侵权程序。如果侵权判决在无效决定作出之前已作出并执行完毕，被告就只能抱憾终身。

因此，被控侵权人若想使得专利无效真正发挥抗辩作用，应尽可能早地启动专利无效程序，与侵权程序抢时间。2020年国家知识产权局年报显示，当前专利无效案件的平均审查周期为5.9个月。这个周期并不算长，如果启动够早，那么在专利侵权诉讼两审结束之前，完成一轮或者多轮专利无效都是可行的。

如果能够将专利无效的准备或启动工作提前到专利侵权诉讼开始之前，效果会更好。不过，这对当事人的预判能力提出了更高的要求。例如，在重要的产品或项目上马时，进行FTO（自由实施）分析或防侵权分析，预先锁定潜在的竞争对手专利，做好专利无效的预案，必要时先发制人或者迅速回击。

3. 保持两个程序的协调配合

如前所述，专利无效程序和侵权程序各自独立又相互影响，在程序上呈交织状态，在实体上也存在非常重要的联系，因此对原、被告来讲，务必保持两个程序的协调配合，避免出现脱节错位或者相互矛盾。

在程序上，应当充分认识到两个程序的特点，被控侵权人应尽早启动专利无效程序，并推动专利无效决定尽早出炉；一旦发现无效决定可能对已不利，尽快启动新一轮无效；同时尽可能合理利用例如管辖异议、诉讼中止等手段，延缓侵权程序的进行。

在实体上，双方当事人都要特别注意专利审查档案对专利保护范围可能造成的影响，专利权人不能在专利无效程序中为了保住专利权而作出不必要的限缩性解释，从而顾此失彼；被控侵权人则应结合专利侵权诉讼的情况，充分利用专利无效的机会，逼迫对手进行限缩性解释，或者防止对手利用等同侵权两头得利。

综上，对于专利侵权诉讼中的各方当事人而言，是否充分认识到我国专利民行二元分立体制的特点并加以有效利用，很可能将成为决定最终结果的“胜负手”，故应予以高度重视。

参考文献：

[1] 张晓阳.专利民事侵权程序中可对权利要求存在的错误予以修正.[2019-04-02].

//www.sohu.com/a/305504736_120057286.

[2] 朱理.专利民事侵权程序与行政无效程序二元分立体制的修正.知识产权，2014(3).

[3] 1992年12月29日最高人民法院发布的《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》，2001年12月28日被废止。

[4] 郑海洋.2008-2018年度中国专利无效案件统计分析报告.中国知识产权,2019(3).

[5] 董涛,王天星.正确认识专利权效力认定中的“行政/司法”职权二分法.知识产权,2019(3).

[6] 李勇.专利侵权与诉讼.知识产权出版社，2013.

[7] 参见北京高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第10条。

[8] 参见最高人民法院(2012)民提字第110号再审民事判决书。

[9] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第6条第2款。

[10] 郑海洋.2008-2018年度中国专利无效案件统计分析报告.中国知识产权,2019(3).