汇业评论

文 | 杨杰 姚欣 汇业律师事务所

汇业律师近期接手了不少涉外商品出口涉及侵犯商标权被海关查扣的案子，涉及到一些特殊法律风险。相关案件虽然已经达成和解了，货物已经解扣，但案件处理过程中，不少外贸加工企业都有类似的困惑，例如“我加工的货物贴上老外给的商标，怎么就侵权被扣了？”因此，我们有必要结合目前的司法实践处理精神，对“定牌加工”所产生的法律风险问题进行相应地梳理和总结。

一、案件基本情况

在类似“定牌加工”出口侵权纠纷案件中，客户往往是外贸加工企业，承接外国产品加工业务。即接受国外公司的订单，按照国外公司的要求生产加工产品，在生产过程中贴上国外公司提供的商标，随后将产品全部交付给国外公司。

举个例子，“yaoxin”是国外A公司某类别的商标，但是在中国没注册。B公司在2020年在中国某类别注册“yaoxin”商标，取得商标注册证。为了保护其所拥有的合法权益，B公司向海关总署办理知识产权保护备案。C公司接受A公司的订单，在该类别领域生产加工了产品并贴附了“yaoxin”的商标。在出口的时候，该批货物可能会被依申请扣留或者依职权调查处理。即货物被扣留，无法出口。

二、“定牌加工”侵权原因及后果

正常情况下，如果拥有某商标的公司在中国境内且生产货物类别注册了相应的商标，则不存在任何问题。但是，实践中可能出现某些商标争议问题，例如从来就没关注商标方面的问题就突然侵权了；国外公司的商标在中国境内被抢注了；或者国外公司所拥有的商标是侵犯国内商标权等等一些情况。在这样的情况下，在中国境内注册某些商标的权利人对某些标识取得商标权。

根据《海关总署关于<知识产权海关保护条例>实施办法规定》解释，依申请扣留是商标权利人发现侵权嫌疑货物即将进出口并要求海关予以扣留。依职权调查处理即海关对进出口货物实施监管，发现进出口货物涉及在海关总署备案的知识产权其进出口或者制造商使用有关知识产权的情况为在海关总署备案的，可以要求收发货人在规定期限内申报货物的知识产权状况和提交相应的证明文件。海关认为货物涉嫌侵犯在海关总署备案的知识产权的，海关应当中止放行货物并书面通知知识产权权利人。

实践中，大多是在查验的过程中发现被查商品涉嫌侵犯备案的商标，暂扣货物移送法制科进行处理。随后通知权利人确认是否侵权，权利人三个工作日内予以答复，如果确认侵权，权利人则缴纳保证金，海关随后正式扣留货物。

一旦被海关查扣，移送法制科立案处理，则需要时间进行处理，通常耗费长达数月甚至半年以上也有可能。货物如果本身不宜储存，本身损耗也有一定的影响。存储地点为海关指定的仓库称为海关监管保税区，仓储费日积月累数据很惊人。另外，长时间占用集装箱，进而产生大量的集装箱超期使用费。自疫情以来，集装箱、船舶仓位高价难求，也是一笔不小数字。由于货物被扣留海关，无法在限定时间完成向国外公司交付货物义务，可能产生一定的违约损失。甚至，货物确认侵权，赔偿权利人和面临海关行政处罚，对于发货人的外贸加工企业来说都是面临毁灭性的严重后果。

三、“定牌加工”出口侵权如何破局？

实践中存在大量的“定牌加工”的业务形态，而境外商标被抢注进而导致“定牌加工”被认定疑似侵权而无法顺利出口的现象。外贸加工企业明明是按照外国公司的要求生产产品，货物被扣了，无法出口，该如何处理？

（一）与权利人进行和解或者取得授权

和解或者授权，也即意味着向权利人妥协，外贸加工企业通过与商标权利人进行协商，双方取得和解，权利人允许放行货物或者授权外贸加工企业使用某商标，进而出口相应的货物。和解或者授权对于货物的放行速度来说，无疑是最快的。海关不审核货物是否实际侵权，只要双方意思表示一致，意思表示自由即可。在和解或授权的情况下，需要商标权利人主动联系海关法制科工作人员，进而按照海关法制科的要求发送公函即可。海关法制科结案，出具工作联系单，联系通关科放行货物。

（二）证明被查扣货物是“定牌加工”产品

在实践中，并不是所有涉及商标侵权被扣货物都能够通过和解或者授权解决问题，那么则需要证明被查扣货物是“定牌加工”产品。通过处理案件所获得的信息以及检索案例，满足“定牌加工”进而海关放行货物需要满足以下条件：

1. 被查验产品在国外拥有商标权

被查验产品在国外注册成功拥有商标权，对其注册的商标享有合法的独占权利是证明定牌加工的基础。如果加工贴牌的产品国外公司没有商标权，就无法授权国内工厂使用。因此，需要找寻证据证明国外公司拥有商标权。

2. 被查验产品在国内加工，已经取得国外公司授权

在国外公司拥有商标权的基础上，授权国内工厂加工生产。因此，需要明确授权目的和期限，授权目的即授权工厂生产，加工，贴附标识。期限需要涵盖本票货物出运的时间，明确此票货物贴附某商标是在授权期限范围内。此外，贴附的商标标识需与被授权加工的标识一致。

3. 被查验产品不构成商标法上的使用和识别意义

商标侵权的主要判定标准之一，即侵权商标发挥出商标的识别功能，使得我国的相关公众将贴附该标志的产品与商标权利人生产的商品产生混淆和误认的可能性，进而造成权利人损失。但是“定牌加工”产品则未产生商标法上的使用和识别功能。定牌加工的产品生产目的即是发往国外，在中国境内没有销售。国内大众并未接触购买该加工生产的产品，所以不会产生误认。贴附某商标在中国境内仅属于贴附行为，为境外的享有商标专用权的国外公司使用该商标提供了必要的技术条件，在中国境内不具有识别商品来源的功能。因此出口产品贴附标志的行为不能认定为商标意义上的使用行为。

综上，为证明被查扣产品在中国境内仅是“定牌加工”产品，则需要提供以上的材料给海关。此外，由于国外公司注册商标的情况和授权国内公司使用属于域外证据，需要经过公证认证和翻译，由此也需要花费一定的时间成本。

四、定牌加工案件仍需个案具体分析

虽然在我国关于涉外定牌加工案件形成一定的司法审判倾向，即“对于境外委托方在目的国拥有正当合法的商标权，产品全部出口该目的国，我国境内加工方已经尽到必要、合理审查注意义务的，原则上可以认定境内加工方的生产加工行为不构成侵犯商标。”但是在实践中也越来越多的案件结果依旧是根据案件事实具体问题具体分析。

随着全球化发展迅猛，定牌加工认定是否侵权也不再是只要涉及“定牌加工”就可以简单的认定为不侵权，例如在再审申请人本田技研工业株式会社与被申请人重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案（以下简称“本田”商标侵权纠纷案）【（2019）最高法民再138号】中，最高人民法院指出，人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件，要遵循商标法上商标侵权判断的基本规则，不能把涉外定牌加工方式简单地固化为不侵害商标权的除外情形。

五、结语

目前，在新冠疫情后期的国际经济衰退的大环境影响下，外贸生产加工企业的确生存艰难，面临着诸多难题。在如此环境下，风险意识尤为突出，加工出口的产品一但被认定侵权，即使最终能顺利达成和解或让海关结案放行，但由于处理案件周期长，海关扣押会产生额外的超期费和滞箱费，且有交货违约的法律风险，进而带来各种损失，影响企业的进一步生存和发展。

有鉴于此，对于外贸加工企业来说，在承接国外业务时需要审慎接单，在商标局网站检索相同或者类似的在先商标，如果存在可能侵权的风险，则需要权衡风险利弊。在接受订单时，需要确保自己的加工行为完全符合涉外定牌加工的要求，才能保证货物的顺利报关出口和出运。