汇业评论

文 | 赵晋 汇业律师事务所 律师

基于社会分工的细化和优化，品牌方委托OEM工厂进行定牌加工生产这种“轻资产”模式越来越普遍。作为品牌企业而言，如何在委托加工合同履行中有效预防和保护品牌知识产权已经成为双方合作必须考虑的要素之一。实务中，源自OEM工厂委托加工环节的知识产权侵权现象（如商标侵权、专利侵权、窃取商业秘密等）并不鲜见。在电商平台，我们也总能发现一些打着“品牌正品尾单”、“原单正品”等旗号实施虚假宣传、销售疑似假冒他人注册商标产品的商家，而该等商家往往会宣称是品牌方加工中的尾单或小量跟单产品，与正品一致。

近日，笔者代理的一起某知名体育品牌产品被合作方跟单生产引发的商标侵权案件由上海市浦东新区人民法院作出了一审判决。借此案例，现就OEM工厂及相关方在品牌方授权范围之外擅自加单生产并贴附品牌方商标行为，结合《商标法》作简要的法律评析。

一、案情简介

原告系日本某知名体育品牌公司在华设立的现地法人，依据母公司授权许可使用某系列注册商标，并就针对该等商标在中国境内的侵权行为提起诉讼救济。

被告则原系原告合作供应商，接受原告产品订单并对外委托OEM工厂进行产品加工。双方协议明确约定被告根据原告指定或批准的规格为原告生产产品并且仅将相应产品销售给原告，不得为原告之外的其他方生产该产品，也不得将该产品销售给原告之外的其他方。

2018年7月，原告发现被告在原告不知情的情况下，擅自在原告授权生产的订单产品数量之外向OEM工厂额外增加下单了近万件同类产品，并从原告指定的产品吊牌供应商处骗购了包括正常订单产品在内的全部吊牌，该等吊牌上标注有原告母公司的一系列注册商标标识。另外，经原告调查取证，已经证实被告从OEM工厂提货并低价出售了部分侵权产品。

二、超越授权跟单行为是否侵害商标专用权？

依据《商标法》的相关规定，取得商标专用权的权利人的商标只要处于注册有效期内，未经权利人许可，任何人不得擅自在相同商品上使用与注册商标相同的标识，也不得擅自销售侵犯注册商标专用权的商品，否则将构成商标侵权，并承担相应的法律责任。

尽管大多数情况下，OEM工厂及相关方系根据品牌方的有效授权进行代加工生产并使用注册商标，其存在使用品牌方商标的合理理由和合法权利。但在涉及商标侵权的问题上，应当区分正当的生产行为所带来的商标使用与超出约定数量生产并贴附品牌方注册商标二者之间的差异。二者在权利来源及规范使用限度上存在本质区别。

商标权本质上是商标所有人对特殊符号与其特定商品或服务之间对应关系的支配权，而不仅仅是对商标符号的支配权。侵犯商标权的本质也并不单纯只是对某一物理标识的歪曲、篡改或者替换，而在于切断了商标标识和商标权利人之间的固有联系，欺骗消费者使其发生混淆和误认，盗用商标权人的商誉。换言之，商标是商业标识与特定商品或服务之间的联系，而不是商业标识本身。因此，保护商标就是为了保护商标权利人经过长期经营而建立起来的自身与商标的唯一联系，而不是为了保护商业标识本身。

基于此，商标权的效能要得到实现，就需要商标与产品进行结合，但是这种结合的行为只能专属于商标权利人，任何其他个人或组织在没有获得商标权利人合法授权的前提下，不得擅自将商标与产品进行结合。行为人违反与授权方约定的数量或者商品类别而使用授权方商标的行为，在超出授权数量、时间或者商品类别上所生产的商品上将产品与商标进行了结合，实际上虚构了其与商品所指示的来源的关系，使相关公众混淆了商品的来源，从而侵害了权利人的商标专用权。

因此，在上述案例中，对于超出原告正品订单数量范围外的近万件被控侵权商品，虽然其质量、原料、工艺、实际生厂商都与正品丝毫不差，但在商标使用上具有未经权利人即原告授权的权利瑕疵，且在事后未得到原告的追认授权，显然属于越权使用他人注册商标的生产行为。根据《商标法》第五十七条第一项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，属于商标侵权行为。

基于上述分析，在超越商标权利人授权范围外生产的侵权产品盗用和攀附了商标权利人的商誉，攫取了本应属于商标权利人的商业利益。而一旦侵权产品流入市场，还会挤占商标权利人的市场份额，造成其市场需求的减少。更重要的是，该等行为除了损害商标的来源指示功能，还损害了商标的质量保障功能。超越授权范围的产品的生产脱离了商标权利人的有效监管和质量控制，使得其质量难以确保，同时因为不是合法的正品商品，也很可能在售后服务等方面被商标权利人拒绝，从而损害消费者的利益，反过来也会降低商标权利人的商誉，造成其市场评价的降低。因此，侵权人理应就其商标侵权行为承担损害赔偿责任。

三、本案启示

对于品牌方与OEM工厂之间的合作，除了要在合作伊始起草一份包含完整知识产权保护、商业秘密保护等条款在内的合同文本以外，还应加强对OEM工厂资质的审核，对其实际加工过程中涉及的原料采购、关键技术实施、品质管理、订单数量及验收、品牌标识规范使用、吊牌供应等实施全流程监管。反之，对于OEM工厂而言，在合作前，也必须尽到审慎查验商标权利人或权利人的受托人再委托权限，避免成为商标侵权的共同侵权人。

另外，对品牌企业来说，应当在合同履行期间对OEM工厂可能存在的商标滥用（如吊牌印制、订单转委托、仿冒或抢注权利人商标等）以及窃取或衍生权利人专有技术等行为做到积极预防和侵权惩治。