汇业评论

文 | 赵晋 汇业律师事务所 律师

2013年《商标法》第三次修正时增加了“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”的规定，标志着在商标侵权领域乃至整个知识产权领域首次引入了惩罚性赔偿制度。彼时，该等制度的确立，尽管在理论界对是否有必要在法定赔偿金之外再引入惩罚性赔偿尚有诸多争议，但在实务界，公众对于该制度的落地适用还是充满了期待。

2019年4月23日，《商标法》第四次修正时，第63条第1款所规定的惩罚性赔偿数额从实际损失、侵权所得、许可使用费合理倍数的“一倍以上三倍以下”提高为“一倍以上五倍以下”，再一次加大了对商标恶意侵权人的惩罚性赔偿力度。

遗憾的是，尽管立法层面对商标侵权领域的惩罚性赔偿力度一再加码，但在司法实践中，《商标法》第63条第1款规定的惩罚性赔偿内容却似乎成了一条沉睡中的条款。可谓是有利剑而不出鞘。以上海为例，直到2019年的9月，上海首例知识产权侵权惩罚性赔偿案件才得以在浦东法院宣判。今年2月21日，广州市白云区人民法院在“喜茶”商标侵权案中做出了该院首例商标侵权惩罚性赔偿判决。最新的一则案例，则是3月26日，杭州互联网法院针对“抖音”商标侵权案作出了新《商标法》颁布后的该院首例商标侵权惩罚性赔偿案件。

不过，就笔者的观察而言，后两起案件虽然法院在判决引用的法律条款中引用了惩罚性赔偿条款，但从案件判决逻辑上尚难以将该等案件视为典型的惩罚性赔偿案件，最多是考虑侵权人过错及情节后在法定赔偿数额范围内有所偏重而已。而适用法定赔偿金的做法基本上已经成为了商标侵权案件中法院判决赔偿金额的绝对主流。经检索中国裁判文书网，亦很少有类似上述上海首例商标侵权惩罚性赔偿案件的裁判文书。

由此，我们不免要问，商标侵权领域的惩罚性赔偿为何在现实中却是雷声大雨点小？司法适用上到底还存在哪些难以逾越的障碍？商标权利人又该如何主张适用惩罚性赔偿条款呢？本文现结合两个典型案例就商标侵权适用惩罚性赔偿的司法适用条件做一些分析说明。

案例一

平衡身体公司诉永康一恋运动器材有限公司侵害商标权纠纷一案

案号：（2018）沪0115民初53351号

原告平衡身体公司系“MOTR”商标权利人，主要从事运动器材的生产销售、健身课程的推广。2018年3月，平衡身体公司发现被告永康一恋运动器材有限公司（以下简称“永康公司”）在某展览会上销售使用了涉案商标的同款健身器材。同时，永康公司还通过微信商城、工厂现场售卖等多种方式进行推销。另外，早在2011年，永康公司就曾因侵犯平衡身体公司知识产权被后者警告并签订过和解协议，永康公司曾承诺不再从事针对原告商标的侵权活动。

鉴于永康公司重复侵权的情形，平衡身体公司主张适用三倍惩罚性赔偿，要求赔偿300万元。上海市浦东新区人民法院一审认定被告使用的侵权标识与原告的权利商标标识完全相同，且二者使用于相同产品上，产品的款式、颜色、商标的标识位置等几乎完全相同，此种全面摹仿原告商标及产品的行为足见被告侵犯原告商标权、攀附原告商誉的主观意图明显；被告被再次发现生产销售侵犯原告注册商标专用权的产品，侵权恶意极其严重，且被告的生产经营规模较大、产品销售渠道多、涉及地域范围广，侵权行为影响较大。另外，被告的侵权行为不仅造成市场混淆，而且侵权产品还存在脱胶的质量问题，会使得消费者误购并误认为原告的产品存在质量问题，会给原告通过长久努力积累起来的商业信誉带来负面评价，侵权后果较为严重。最终一审法院全额支持原告诉请。

案例二

斐乐体育有限公司诉浙江中远鞋业有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案

案号：（2017）京0102民初2431号及（2017）京73民终1991号

2016年6月，斐乐体育有限公司（以下简称“斐乐公司”）发现浙江中远鞋业有限公司（以下简称“中远鞋业公司”）等在其生产销售的产品上，使用与其“FILA”系列商标相近的标识“GFLA”，并在标识配色、产品包装装潢等方面模仿“FILA”品牌，斐乐公司以商标侵权及不正当竞争为由将中远鞋业公司等诉至北京市西城区人民法院。

一审法院经审理认为，中远鞋业公司等作为同类商品的经营者，理应知晓斐乐公司注册商标的知名度，其生产销售的商品上，突出使用与涉案商标近似的标志，且销售金额巨大，其主观恶意明显，侵权情节严重，应按照中远鞋业公司因侵权获利的三倍确定赔偿数额。二审期间，北京知识产权法院查明国家工商行政管理总局商标局早在2010年7月19日就以第7682295号“GLFA及图”商标与第G691003A号“FILA”商标近似为由，驳回了第7682295号“GLFA及图”商标在“服装、帽、鞋”上的注册申请，中远鞋业公司等被告此时显然已经充分知晓斐乐公司在先注册的“FILA”系列商标。在此情况下，被告仍然继续生产和销售侵权商品，其主观恶意明显，侵权情节严重，应按照中远鞋业公司因侵权获利的三倍确定赔偿数额。

综合对比上述两案，相关法院最终在案件中对侵权人课以重责，按可以确定的赔偿基数三倍予以判罚，主要考虑了如下因素，而该等因素也正是适用惩罚性赔偿的具体条件：

1.侵权恶意——明知是侵权而选择继续侵权

《商标法》第63条第1款对于适用惩罚性赔偿的条件之一是“恶意”和“情节严重”，但遍查《商标法》及相关司法解释，均没有对“恶意”和“情节严重”的具体解释。况且，本条中使用“恶意”一词表述侵权人的过错形态在我国侵权立法上也是首次。正是因为这一适用条件过于抽象和模糊，导致司法机关在具体适用时也流于形式。虽然在绝大多数商标侵权案件中，侵权人确系故意侵权，但“故意”是否就一定是“恶意”呢？又是什么样的侵权行为或结果属于“情节严重”呢？

在案例1中，法院认定永康公司构成恶意的一个重要情节就是永康公司此前已经因侵犯原告商标权被原告发函警告，并且签订了和解协议，承诺不再从事侵权活动。因此，法院认定永康公司构成重复侵权，属于明知故犯。同样的，在案例2中，法院之所以认定被告构成恶意，并不仅仅是因为斐乐公司的商标具有一定的知名度，相关领域内的单位和个人应当予以避让，更重要的是因为被告曾意图注册与斐乐公司注册商标相近似的商标但被商标局驳回。由此法院认定被告同样属于明知故犯。

从上述两个案例中，我们不难发现：在适用惩罚性赔偿时，对于侵权人主观恶意的判定，权利人除了对引证商标知名度的举证以证明侵权人的攀附意图外，还当围绕侵权人的侵权行为展开具体分析，探究攀附意图之外的其他侵权动机及过错行为等附加行为事实，用以证明侵权人存在明知是侵权而选择继续侵权的情节。另外，从法院对于相关事实的认定来看，对恶意与情节严重二者并不做区分，也没有严格论证何为恶意何为情节严重，因此在案件的具体适用中完全可以视为是一个构成要件。

由此，也提醒商标权利人，在面临商标侵权行为时，证据材料的准备上，除了对自身品牌知名度的举证，应当注重对侵权人已有侵权行为的调查，且可以扩展到自身商标被侵犯之外的其他侵权事实，比如侵权人是否存在其他类似商标侵权行为而被处罚过的“惯犯”事实。

2.赔偿基数——计算公式及参数均可查明

根据《商标法》第63条，惩罚性赔偿金的计算基数为“权利人实际损失”、 “侵权人获得的利益”或者“商标许可使用费合理倍数”，因此其适用前提必须是法院已经能确认一定的赔偿额作为计算基数。

实践中，之所以绝大多数案件无法适用惩罚性赔偿，就在于权利人难以举证证明自己的实际损失，而要证明侵权人的获益有时候更是难上加难。因此，法院最终不得不在法定赔偿标准范围内行使自由裁量权予以酌情认定。而由于法定赔偿金中法院通常已经综合考虑了侵权行为的持续时间、侵权规模、权利人商标的知名度等因素，因此法院难以在法定赔偿的基数上再适用惩罚性赔偿，从而在很大程度上阻碍了惩罚性赔偿的适用。

案例1中，平衡身体公司主张以“侵权人因侵权所获得的利益”来计算赔偿数额，具体公式为“侵权获利=商品销售量*[产品单价-产品成本]”。而一审法院根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条的规定认可了原告所主张的计算公式，并根据查明之事实逐一确定了各项参数的具体数值，从而最终确定了被告侵权获利数额。据此适用惩罚性赔偿标准按照被告非法获益金额的三倍确定被告应承担的赔偿数额。案例2中，斐乐公司同样也是主张根据侵权人所获得的的利益来计算。本案中中远鞋业公司提供了其2015、2016年度财务数据，为法院计算相关利润提供了证据支持。

因此，在具体的商标侵权案件中，若受害人一方提出明确的损失计算公式且计算所需的各项参数有据可查的，则在基本的损失赔偿准确量化后，可以积极主张适用惩罚性赔偿条款。

3.诉请明确——受害人须主动诉请适用惩罚性赔偿

商标侵权之诉本身属于民事性质，并非国家机关依职权进行处罚。因此，法院对于惩罚性赔偿的适用依赖于当事人的直接诉请，受害人不申请适用惩罚性赔偿责任，则法院不得主动判决侵权人承担惩罚性赔偿金。因此，除满足《商标法》第63条第1款约定的两个实质性条件外，目前司法实践中对于适用惩罚性赔偿还有一个隐含的形式条件是原告在诉请提出时必须明确要求适用惩罚性赔偿。

实务中，大多数商标侵权案件中，虽然原告提出了较高的侵权索赔，并要求对侵权行为进行严惩，但很少有主动明确提出适用惩罚性赔偿的诉请。这其实反映了大多数当事人对于惩罚性赔偿认识上的一个误区，即混淆了法定赔偿金和惩罚性赔偿金。

法定赔偿是在侵权人的行为确实给受害人造成损害，而损害结果包括受害人的实际损失和侵权人的非法获利均无法查清的情况下，由法院根据案件具体情况、综合考虑多种因素来确定赔偿的数额。很多当事人却误以为在自身损失不易举证对方获利也难以取得的情况下希望法院在法定赔偿额度内就高判罚就是惩罚性赔偿。因此，很多当事人虽然在诉讼中主张适用惩罚性赔偿，但其真正的目的并不是寻求倍数惩罚，而是希望法院在法定赔偿金额度内提高判罚尺度，由此也就曲解了惩罚性赔偿制度的本意。

综上，在商标侵权领域，尽管适用惩罚性赔偿的条件有些过于严苛，司法机关在认定具体适用上也极为慎重，但对商标权利人而言，如能采取正确的个案维权路径，拓展举证范畴，合理运用知识产权损害赔偿证据规则，完全是可以唤醒沉睡的惩罚性赔偿条款的。