汇业评论

文 | 韩燕霞 律师 汇业律师事务所

 国家知识产权局于2019年9月24日公开了《关于〈专利审查指南〉修改的公告》，在公告中，明确了此次修改的目的是为适应新技术快速发展的需要，回应创新主体对审查规则和审查模式的新诉求，提高专利审查质量和审查效率。修改后的《专利审查指南》自2019年11月1日起施行。

 《专利审查指南》作为国家知识产权局部门规章公布，是专利局和专利复审委员会在专利申请的受理、审批、复审和专利权的无效宣告请求审理等各个阶段依法行政的依据和标准，也是有关当事人在上述各个阶段应当遵守的规章。此次《专利审查指南》修改的主要内容包括以下几个方面：

一、明确按审查意见提出再次分案申请的递交时间

此次修改在第一部分第一章第5.5.5节第（3）项第5段中，明确：申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的，再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。

分案申请是将不属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型进行分案申请。因为根据《专利法》第三十一条规定，一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。这就是所谓的专利申请的单一性。

分案申请的递交时间，申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。上述期限届满后，后者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。也就是说，申请处于非pending的状态是不允许分案的。

允许分案申请的例外规定，即申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。这样的规定是有一定的合理性的，因为在实务中会存在这样的情形，即分案申请由于属于新申请，除了保留原申请的申请日，在其他方面都独立于原申请。所以分案申请在进行实质审查时，可能母案已经授权或者驳回等处于非pending的状态，如果分案申请中保护了多项发明创造，根据分案申请的递交时间规定，这个时候申请人再次提出分案申请的时机已经不存在了。所以，《审查指南》中规定了规定了二次分案的例外情形，即因分案申请存在单一性缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的除外。不过这在实务中又出现了二次分案存在可能无限期的问题。在实践中也的确出现了母案申请授权且超过了20年保护期，二次分案的分案申请才授权的情况。（可参考相关文章，文章名称：超过20年，专利才授权！英特尔分案策略；作者：北京精金石专利）

所以，新版的《审查指南》明确了根据案审查意见提出再次分案申请的递交时间，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的，再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。

上面修改主要涉及的是依审查意见被动进行分案的情形，其实在具体的专利申请实务中，有经验的申请人或代理人会利用分案申请的规定主动进行分案，例如原权利要求保护的技术方案与市场需求的技术方案有偏差，在此情形下，只要不超出原申请记载的范围，申请人可以利用分案申请来保护符合市场需求的技术方案；或者原申请在进行实质审查时，审查员认为部分权利要求没有创新性，申请人为了早日获得授权，这时可以删除审查员认为没有创新性的权利要求，并将删除的权利要求保护的技术方案提出分案申请，同时，申请人可以利用分案的时机，对权利要求进一步修改等。

此外，《专利审查指南》第一部分第一章第5.1.1节第（4）项也进行了修改，主要修改内容是针对分案申请提出再次分案申请的申请人和发明人作出了进一步明确规定。

二、完善专利申请权和专利权转让手续

为确保专利申请权或专利权的转让或赠与是当事人真实意思的表达，《专利审查指南》第一部分第一章第6.7.2.2节第（2）项进行了修改，修改的主要内容有：申请人（或专利权人）因权利的转让或者赠与发生权利转移提出变更请求的，应当提交双方签字或者盖章的转让或者赠与合同。必要时还应当提交主体资格证明。

三、涉及图形用户界面的产品外观设计部分的修改

这部分修改的主要内容是将涉及图形用户界面的产品外观设计中的产品名称、设计图片或照片以及简要说明进行了细致的规定，不仅使现有审查规则更具可操作性，而且也使申请人对如何提交相关外观设计申请有更清晰的理解。具体修改是删除《专利审查指南》第一部分第三章第4.2节第4段和第4.3节第3段第（7）项，并增加第4.4节内容。

四、完善不授予外观设计专利的情形

这部分是明确“游戏界面以及与人机交互无关的显示装置所显示的图案，例如，电子屏幕壁纸、开关机画面、与人机交互无关的网站网页的图文排版，不属于授予外观设计专利”。具体请见《专利审查指南》第一部分第三章第7.4节第（11）项的修改。

五、涉及人类胚胎干细胞部分的修改

具体是在《专利审查指南》第二部分第一章第3.1.2节第2段之后新增一段，内容如下：“但是，如果发明创造是利用未经过体内发育的受精14天以内的人类胚胎分离或者获取干细胞的，则不能以“违反社会公德”为理由拒绝授予专利权。“

此外在《专利审查指南》第二部分第十章第9.1.1节也进行了相应修改，主要是删除《专利审查指南》第二部分第十章第9.1.1.1节，及增加了一句话：人类胚胎干细胞不属于处于各个形成和发育阶段的人体。

六、关于发明专利申请实质审查相关内容的修改

• 完善评价创造性的相关规定

具体修改是将《专利审查指南》的第二部分第四章第3.2.2.1节第（2）项第1段第2句中的“然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”修改为“然后根据区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”。同时，在第（2）项第3段最后增加一句话，内容如下：对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

《专利审查指南》第二部分第四章规定了创造性。根据发明创造性的概念，发明的创造性是，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。如何理解突出的实质性特点（即相对于现有技术是否显而易见）和显著的进步，对这个问题的理解不可避免地会存在主观性判断的因素，这也导致创造性审查是专利审查中涉及争议最多的一个难点。为此，在《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节中规定了判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见的三个步骤，即常称的“三步法”：第一步：确定最接近的现有技术；第二步：确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；第三步：判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

本次修改的内容即涉及到“三步法”中的第二步内容。即明确根据区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。上述修改强调，在确定发明实际解决的技术问题时，不应仅仅依据区别特征本身固有的功能或作用或者其在对比文件中的作用，而应当根据区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果来确定。同时也强调了要考虑技术特征之间的联系，要整体考虑技术特征之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

该项的修改不仅规范了审查员审查创造性的思路，而且对申请人而言，这也是答复创造性的一个有力说服点。如果申请人认为审查员认定的技术问题或技术效果有误，即没有考虑区别特征在要求保护的技术方案中的技术效果或者没有考虑技术特征之间的关系，则可以此为答复点进行争辩。需要说明的是，为了在审查意见答复中的论述有说服力，申请人在原始申请文件中就要充分描述本发明要保护的技术方案，尤其是明确描述区别特征在要求保护的技术方案中的技术效果，以及各个技术特征之间的关系也尽量在原始申请文件中描述清楚。

• 规范理解发明的路径

正确理解发明是审查员进行创造性评价的前提。《专利审查指南》第二部分第八章第4.2节规范了正确理解发明的路径，即“审查员在开始实质审查后，首先要仔细阅读申请文件，并充分了解背景技术整体状况，力求准确地理解发明。重点在于了解发明所要解决的技术问题，理解解决所述技术问题的技术方案和该技术方案所能带来的技术效果，并且明确该技术方案的全部必要技术特征，特别是其中区别于背景技术的特征，进而明确发明相对于背景技术所作出的改进。审查员在阅读和理解发明时，可以作必要的记录，便于进一步审查。”

• 明确公知常识的举证要求

具体是将《专利审查指南》第二部分第八章第4.10.2.2节第（4）项最后1段修改为：“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。”

七、关于检索相关内容的修改

具体修改涉及《专利审查指南》第二部分第七章第2节、第5.3节、第5.4.2节、第6节、第8.1节、第10节、第12节。主要修改点：（1）规范审查用检索资源包括专利文献和非专利文献；（2）检索范围扩大，在必要时应当扩展到功能类似或应用类似的技术领域；（3）规范检索过程和检索策略等；（4）规定检索的最低限度数据库；（5）规范检索记录信息的内容等。

八、关于会晤、电话讨论相关内容的修改

具体修改涉及《专利审查指南》第二部分第八章第4.11.1节、第4.12节、第4.13节。主要修改点：（1）会晤的启动不再要求审查员发出第一次审查意见通知书，只要实审需要，申请人或审查员都可以要求会晤；（2）会晤和电话讨论并列，不再将电话讨论等方式仅用于解决个别问题；（3）增加审查员拒绝会晤的情形。 

九、关于无效宣告程序相关内容的修改

为提高审查效率，《专利审查指南》第四部分第三章第3.3节第（5）项中的第4句话“如果是结合对比，存在两种或者两种以上结合方式的，应当指明具体结合方式。”修改为“如果是结合对比，应当首先将最主要的结合方式进行比较分析。未明确最主要结合方式的，则默认第一组对比文件的结合方式为最主要结合方式。”

十、关于审查顺序相关内容的修改

具体是将《专利审查指南》第五部分第七章中增加了第8节，主要内容包括：（1）规定发明、实用新型、外观设计专利申请审查顺序的一般原则；即：对于三种专利申请，一般应当按照申请提交的先后顺序启动初步审查；对于发明专利申请，一般应当按照提交实质审查请求书并缴纳实质审查费的先后顺序启动实质审查；（2）符合优先审查情形的，由申请人提出请求，经批准后优先审查；但是，同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的，对于其中的发明专利申请一般不予优先审查；（3）申请人可以对发明和外观设计专利申请提出延迟审查请求；（4）对于专利局自行启动实质审查的专利申请，可以优先处理。