汇业评论

文 | 唐嘉伟 汇业律师事务所 合伙人

近日，国家发展改革委发布了《优化营商环境条例（征求意见稿）》提到：“国家加强知识产权保护，依法严厉惩治侵犯知识产权的违法犯罪行为，推动建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度，充分保障知识产权权利人的合法权益。

有关部门应当建立健全知识产权纠纷多元化解机制和知识产权维权援助机制，完善知识产权快速审查、快速确权、快速维权机制，加大对小微企业知识产权保护援助力度。”

“知识产权侵权惩罚性赔偿制度”无疑是最近一段时间知识产权领域里经常听到的一个提法。什么是“知识产权侵权惩罚性赔偿制度”？以前，我们国家的侵权赔偿制度主要是“填平原则”用来填补受害者的损失。“惩罚性赔偿”允许法院以数倍于原先的权利人实际损失来判决恶意侵权人承担赔偿责任。这无疑将对知识产权的侵权人具有震慑作用。

但其实我国在知识产权领域并不是完全没有惩罚性的赔偿制度。在2013年8月30日，我国就已经在《商标法》中新增加了“一倍以上三倍以下”的惩罚性表述，但在其他知识产权领域的法律中，却还没有引入这项制度。在中央定调“推动建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度”以来，先是将新修订的《商标法》中原先的“一倍以上三倍以下”扩大为“一倍以上五倍以下”；在新修订的《反不正当竞争法》中新增加了“经营者恶意实施侵犯商业秘密行为，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”；在《专利法（草案）》中新增加“对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”。

可见，《商标法》最先引入惩罚性赔偿，而在现行的知识产权类法律中，《著作权法》以及《专利法》尚未建立惩罚性赔偿的制度。原因之一在于可能是专利权及著作权中对于侵权的判定往往比较难，著作权需要区分“思想”与“表达”之间的界限，而专利权更需要将产品中的技术点与权利要求书中的文字表述进行比对，都具有较大的争议。也就是说，作为法条完全照搬这些惩罚性赔偿的条款以引入该项制度是容易的，但实务中如何认定却是非常棘手，如果没有配套的一系列“如何认定恶意”的制度规则作为衔接将很有可能是空有条文的情况。

那在现有的法律制度及《专利法（草案）》的框架下，有什么可以认定侵权人可能是恶意侵权的方法或者措施呢？

首先，律师函的作用将会突显。相信很多接触过知识产权的律师或者IPer都会觉得律师函似乎没有什么作用，权利人发出律师函往往石沉大海，而侵权人通常也不理会律师函。

但如果建立了惩罚性赔偿制度，律师函的威力可能就会比较大。因为，自侵权人收到律师函的那一刻起，侵权人所实施的侵权行为将大概率地被认定为“恶意”。怎么破？后面我们自然会解。（这不是在玩“自相矛盾”嘛？）

其次，标杆性的维权案例将会显现价值。惩罚性赔偿制度建立在“恶意”的基础上，商标或不正当竞争抑或著作权中对于“恶意”的认定相对来说更会客观一些，对于明显是抄袭的判定其为恶意应该不太会有争议。但专利尤其是技术领域的专利就很难判定，因此有一两个标杆性案例或者是专利行政处理作为系列案件的排头兵会使系列维权方便不少，对认定“恶意”也许也会有点帮助。相反，如果排头兵出师不利则可能会转入被动，例如法院判决不侵权、专利被宣告无效……因此，规划好诉讼策略也会显得尤为重要。那又如何避免自己落入“恶意”风险中呢？

首先，产品的FTO（Freedom to operation）法律意见书尤为重要。以前（包括现在），FTO往往只是一个大公司为了内部知晓产品投放市场的风险所做的专业咨询意见。未来，在引入惩罚性赔偿制度的情况下，FTO如同是公司邀请第三方机构做的尽职调查一样，如果该调查告诉公司没有侵权风险，则哪怕这个调查可能有不完备的地方，但至少能够证明公司是在没有“恶意”的前提下侵权。因此，上文所留问题的一个回应策略，就是公司启动一个FTO分析，或者针对律师函所列专利专门做一个分析报告，如果第三方的意见是“不侵权”则有可能可以作为对方律师函的一个正式回应。

其次，针对对方的主动攻击发难，公司可以发起“确认不侵权诉讼”。如果有理由相信对方在律师函动作之后有可能会有下一步动作，而且我方也确实需要继续生产或销售涉案的产品，则适时主动发起“确认不侵权诉讼”不失为一种化被动为主动的方法。因为成为专利侵权案件的被告有可能会去往一个对公司不利的城市的法院被动应诉，而成为“确认不侵权诉讼”的原告之后，则可能选择在己方的主场法院主动发难。

再次，可能就不是一个法律问题的建议。在公司确认产品具有较大的侵权风险时，可以让研发部门同知识产权部门或者外部律师事务所一同商讨规避设计的措施，并形成书面记录。如果依据规避设计的方案最终仍然被判定专利侵权，至少还能够证明该侵权非“恶意”侵权。

由于我国目前尚没有关于例如专利、著作权等需要较为复杂的技术性对比的知识产权的惩罚性赔偿的判定先例，我们参考已有一些实例的美国的经验。

美国联邦巡回上诉法院在1992年Read Corp. v. Portec, Inc.一案的判决中指出：只有当侵权人的行为构成故意侵权时，法院才可以适用惩罚性赔偿条款，即只有当侵权人具有主观恶性时才可以适用惩罚性赔偿。

在司法实践中对于侵权人主观恶性的认定以及“故意的”认定并没有统一的标准，联邦巡回上诉法院列举了认定故意侵权的参考因素：(1)当侵权人知道他人专利权存在后，是否调查过专利权的保护范围，并且善意地相信该专利无效或自己行为不会构成侵权；(2)侵权人在诉讼中的表现；(3)侵权人的经营规模和财务状况；(4)侵权人的动机等。

可见，公司对于收到权利人的通知或律师函后所作的应对措施将会在未来的诉讼中起到重要的作用。

总而言之，尽管惩罚性赔偿制度不算是一种崭新的法律制度，但是由于我国知识产权领域长期没有涉及这方面的实务，依据现行法律所形成的实务习惯将会面临较大的挑战，本文作者通过之前的实务经验预想了一些将来可能会面临的问题及应对，一定存在很多疏漏和错误的地方，请大家不吝赐教。